最高院专利审理批复

王希胜律师

最高院专利审理批复  

最高人民法院关于在专利侵权诉讼中能否直接裁判涉案专利属于从属专利或者重复授权专利问题的复函

（2004年12月6日　[2004]民三他字第9号）

云南省高级人民法院：

　　你院云高法报[2004]91号《关于人民法院能否直接裁判无独立请求权的第三人的专利为从属专利等问题的请示》收悉。经研究，根据所涉及案件的具体情况，答复如下：

　　人民法院审理专利侵权纠纷案件时，无须在判决中直接认定当事人拥有或者实施的专利是否属于某项专利的从属专利，也不宜认定是否属于重复授权专利。但是，根据专利法规定的先申请原则，应当依法保护申请在先的专利。不论被控侵权物是否具有专利，只要原告的专利是在先申请的，则应根据被控侵权物的技术特征是否完全覆盖原告的专利权保护范围，判定被告是否构成专利侵权。在进行技术对比判定时，应当以申请在先的原告专利的权利要求记载的全部必要技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。被控侵权物包含了权利要求记载的全部技术特征的，或者被控侵权物的个别或某些技术特征虽然与权利要求记载的相应技术特征不相同，但依据等同原则属于与权利要求记载的技术特征相等同的技术特征的，人民法院应当认定被控侵权物落入专利权保护范围，被告构成专利侵权。

　　此复

最高人民法院关于对国家知识产权局《在新修改的专利法实施前受理但尚未结案的专利纠纷案件适用法律问题的函》的答复

（2002年2月21日?[2002]民三函字第3号）

国家知识产权局：?

　　贵局《关于在新修改的专利法实施前受理但尚未结案的专利纠纷案件适用法律问题的函》（国知发法字〔2001〕第163号）收悉。经研究，答复如下：?

　　新修改的《专利法》已经于2001年7月1日起施行。《专利法》规定，专利管理部门对侵权赔偿数额等涉及当事人民事权益争议的，只能进行调解。调解不成，当事人向人民法院提起民事诉讼。在新修改的《专利法》实施后，专利管理部门仍旧适用原《专利法》有关处理纠纷程序上的规定行使职权，已丧失了法律依据，也将与人民法院依法审判涉及专利的民事纠纷案件及行政案件发生矛盾。因此，对于专利管理部门在2001年7月1日前受理尚未审结的案件，应当适用现行的《专利法》及其实施细则的规定处理。?

　　特此函告。

最高人民法院关于同意指定辽宁省葫芦岛市中级人民法院审理部分专利纠纷案件的批复

（法[2002]118号　2002年5月21日）

辽宁省高级人民法院：

　　你院辽高法[2002]67号“关于申请指定葫芦岛市中级人民法院为审理专利纠纷案件第一审法院的请示”收悉。经审查研究，答复如下：

　　同意指定葫芦岛市中级人民法院为审理发生在其所辖区内的下列专利纠纷案件的第一审法院：

　　1．专利申请权纠纷案件；

　　2．专利权权属纠纷案件；

　　3．专利权、专利申请权转让合同纠纷案件；

　　4．侵犯专利权纠纷案件；

　　5．假冒他人专利纠纷案件；

　　6．发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件；

　　7．职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；

　　8．诉前申请停止侵权、财产保全案件；

　　9．发明人、设计人资格纠纷案件；

　　10．其他专利纠纷案件。

　　此复

最高人民法院关于对大化集团与山东红日集团、庄河市民丰农业物资经销处专利侵权纠纷管辖权上诉案件请示的答复

（2002年9月3日　[2000]知他字第3号）

辽宁省高级人民法院：?

　　你院《关于大化集团有限责任公司与山东红日集团有限责任公司、庄河市民丰农业物资经销处专利侵权纠纷管辖上诉案件的请示报告》收悉。经研究，答复如下：?

　　根据你院报告所述，大连市化学工业公司获得中国专利局授予发明专利的“用氯化钾原料生产无氯复合肥的方法”，申请日是1991年10月7日，授权日是1998年4月9日。现大化集团有限责任公司起诉山东红日集团有限责任公司未经专利权人许可，使用该专利方法，生产销售由该方法制得的产品，庄河市农业物资经销处在大连地区经销大化集团生产的产品，两被告的行为侵犯其专利权。参照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第七条第一款的规定，辽宁省大连市中级人民法院对本案有管辖权。?

　　此复



最高人民法院关于同意指定浙江省宁波市中级人民法院审理部分专利纠纷案件的批复

（法[2003]37号）

浙江省高级人民法院：

　　你院“关于请求指定宁波市中级人民法院为审理专利纠纷案件第一审法院的请示”(浙高法[2003]44号)收悉.经研究，批复如下：

　　同意指定宁波市中级人民法院为审理发生在其所辖区内的下列专利纠纷案件的第一审法院：

　　1、专利申请权纠纷案件；

　　2、专利权属纠纷案件；

　　3、专利权、专利申请权转让合同纠纷案件；

　　4、侵犯专利权纠纷案件；

　　5、假冒他人专利纠纷案件；

　　6、发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件；

　　7、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件上；

　　8、诉前申请停止侵权、财产保全案件；

　　9、发明人、设计人资格纠纷案件；

　　10、其他专利纠纷案件。

　　此复。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年四月十五日

最高人民法院关于对江苏省高级人民法院《关于当宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示》的批复

（2003年4月15日　[2002]民三他字第8号）

江苏省高级人民法院：?

你院《关于当宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示》收悉。经研究，答复如下：?

　　人民法院在审理侵犯专利权民事案件过程中，当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定，在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的，该侵犯专利权民事案件可以不中止诉讼。但是，根据现有证据材料，受理该侵犯专利权民事案件的人民法院认为继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突的，经当事人书面申请，也可以中止诉讼。

　　你院请示中所说的陈建民诉南京三能电力仪表有限公司和苏州工业园区大余电子有限公司专利侵权上诉一案是否中止诉讼，由你院根据上述处理原则并结合本案的具体情况决定。

　　此复

最高人民法院关于诉前责令停止侵犯专利权、商标权、著作权行为案件编号和收取案件受理费问题的批复

（法[2004]17号）

上海市高级人民法：

　　你院“关于诉前责令停止侵权案件如何编制案号和收取受理费的请示”（沪高法[2003]293号）收悉。经研究，批复如下：

　　根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等相关司法解释的规定，诉前责令停止侵犯专利权、商标权、著作权行为的案件是一类独立的新类型案件。为了便于司法统计，并正确表明这类案件的性质，应当将这类案件统一编号为“禁”字号。

　　关于诉前责令停止侵犯专利权、商标权、著作权行为案件的受理费问题，由于这类案件没有争议金额，应当根据《最高人民法院＜人民法院诉讼收费办法＞补充规定》第三条第(五)项之规定，按每件交纳人民币500元至1000元案件受理费收取。

　　此复。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月16日



最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复

（2002年7月12日?[2001]民三他字第4号）

江苏省高级人民法院：?

　　你院〔2001〕苏他字第1号关于苏州龙宝生物工程实业公司（以下称龙宝公司）诉苏州朗力福保健品有限公司（以下称朗力福公司）纠纷一案的请示报告收悉。经研究，现答复如下：?

　　依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。?

　　本案中，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。?

　　同意你院审判委员会多数人的意见。

最高人民法院对“处理专利侵权纠纷可否认定部分侵权”问题的答复

（2004年7月26日　[2004]行他字第8号）

辽宁省高级人民法院：

　　你院[2004]辽行终字第3号《关于处理专利侵权纠纷可否认定部分侵权的请示报告》收悉。经研究，答复如下：

　　判断专利侵权通常适用“全面覆盖”原则，即被控侵权产品要具有专利独立权利要求记载的全部必要技术特征，方能认定侵权成立，不存在部分侵权的问题。就本案来说，权利要求1记载的是粉镀锌的方法，权利要求2记载的是粉镀锌装置，两者均为独立权利要求，当被控侵权的方法具有权利要求1记载的全部必要技术特征时，即构成对该方法专利权的侵犯；当被控侵权的方法和装置同时具有权利要求1和权利要求2记载的全部必要技术特征时，既构成对该专利的方法专利权的侵犯，也构成对该专利的产品专利权的侵犯。

　　此复



（2002年5月21日　法[2002]117号）

北京市高级人民法院：

　　你院京高法[2001]317号《关于专利、商标相关案件分工问题的请示》收悉。经研究，答复如下：

　　为适应加入世界贸易组织的要求，我国专利法、商标法进行了相应的修改，取消了专利复审委员会和商标评审委员会的行政终局决定制度，规定当事人不服专利复审委员会和商标评审委员会的复审决定或裁定的，可以向人民法院提起诉讼。按照行政诉讼法有关规定，此类案件应由北京市高、中级人民法院管辖。确定人民法院审理此类案件的内部分工既要严格执行有关法律规定，又要照顾当前审判实际，避免对涉及同一知识产权的行政审判与民事审判结果发生矛盾。据此，对于人民法院受理的涉及专利权或者注册商标专用权的民事诉讼，当事人就同一专利或者商标不服专利复审委员会的无效宣告请求复审决定或者商标评审委员会的裁定而提起诉讼的行政案件，由知识产权审判庭审理；不服专利复审委员会或者商标评审委员会的复审决定或者裁定的其他行政案件，由行政审判庭审理。

　　此复

最高人民法院知识产权审判庭关于天津天狮经济发展总公司、天津天狮生物工程公司与内蒙古广润生物科技开发公司等专利使用侵权案的答复

（2000年5月30日?[2000]知他字第1号函）

内蒙古自治区高级人民法院：?

　　你院《关于天津天狮经济发展总公司、天津天狮生物工程公司与内蒙古广润生物科技开发公司、北京中科信广润生物技术开发有限公司、陈勇专利使用侵权案的报告》收悉。经研究，答复如下：?

　　1.同意你院报告对天狮经济发展总公司与中科隆达研究部签订的《技术转让合同书》及其附件《几点说明》、《关于合作的补充协议》、《关于技术转让合同的补充协议》等几份合同的效力的认定。《合资经营天津天狮生物工程公司合同》因双方未履行报批手续，该合同未依法生效。?

　　2.同意你院对天狮生物工程公司诉权问题的认定。?

　　3.天狮经济发展总公司在合同规定的期限内未履行支付25%利润提成的技术转让费的合同义务，构成违约，根据原《技术合同法》第二十四条第（一）项、原《技术合同法实施条例》第三十一条　、第七十三条第二款的规定，转让方中科隆达研究部有权解除合同，但该解除合同的请求已被天津仲裁委员会驳回，因此，该技术转让合同仍然合法有效，双方当事人均应履行合同义务。陈勇在独占许可合同的许可范围内，未经受让方同意将该技术再许可亦不适当。你院可以根据双方履行合同的具体情况和当事人的请求作出应否解除合同以及民事责任如何承担的决定。?

　　鉴于本案所涉及多个当事人和不同地区的多个案件的诉讼，请你院耐心细致地做调解工作，兼顾各方当事人的合法权益，依法公正处理。?

　　上述意见仅供你院在审理中参考。



关于指定重庆市中级人民法院办理部分专利纠纷案件的批复

　一九八五年三月二十七日　法（经）复〔1985〕18号

四川省高级人民法院：

　　你院（85）川法经字第19号“关于拟指定重庆市中级人民法院办理部分专利纠纷案件的请示报告”收悉。经研究，同意指定重庆市中级人民法院作为审理其辖内属于最高人民法院法（经）发（1985）3号文件（编者注：即《最高人民法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知》）所列5－7类专利纠纷案件的第一审法院。

　　此复



最高人民法院对国家知识产权局《关于征求对协助执行专利申请权财产保全裁定的意见的函》的答复意见

（2001年10月25日?[2000]民三函字第1号）

国家知识产权局：?

　　贵局《关于征求对协助执行专利申请权财产保全裁定的意见的函》收悉。经研究，对有关问题答复如下：?

　　一、专利申请权属于专利申请人的一项财产权利，可以作为人民法院财产保全的对象。人民法院根据《民事诉讼法》有关规定采取财产保全措施时，需要对专利申请权进行保全的，应当向国家知识产权局发出协助执行通知书，载明要求保全的专利申请的名称、申请人、申请号、保全期限以及协助执行保全的内容，包括禁止变更著录事项、中止审批程序等，并附人民法院作出的财产保全民事裁定书。?

　　二、对专利申请权的保全期限一次不得超过6个月，自国家知识产权局收到协助执行通知书之日起计算。如果期限届满仍然需要对该专利申请权继续采取保全措施的，人民法院应当在保全期限届满前向国家知识产权局重新发出协助执行通知书，要求继续保全。否则，视为自动解除对该专利申请权的财产保全。?

　　三、贵局收到人民法院发出的对专利申请权采取财产保全措施的协助执行通知书后，应当确保在财产保全期间专利申请权的法律状态不发生改变。因此，应当中止被保全的专利申请的有关程序。同意贵局提出的比照《专利法实施细则》第八十七条的规定处理的意见。?

　　以上意见供参考。



最高人民法院知识产权审判庭关于太极集团涪陵制药厂与上海医科大学附属华山医院发明专利权属纠纷案的函

（[2000]知监字第29号函　2000年6月6日）

重庆市高级人民法院：

　　关于太极集团涪陵制药厂(以下简称涪陵药厂)与上海医科大学附属华山医院(以下简称华山医院)因急支糖浆的制备方法发明专利权属纠纷一案，华山医院不服你院(1999)渝高法知终字第8号民事判决，向本院申请再审。今年全国人大会议期间，全国人大代表刘豫阳也向本院反映本案的有关问题。现将有关申请再审材料转你院，请你院依法予以复查。复查中应当注意以下问题：

　　一、华山医院在本案中可以主张权利的技术方案

　　1．从你院认定的事实看，华山医院在履行其与涪陵药厂1984年7月3日签订的急支糖浆技术转让协议时，转让给涪陵药厂的技术方案是沈自尹提交的处方和其学生胡国让提交的一份简单的生产工艺。对这部分技术成果，华山医院只是许可涪陵药厂使用，其整体权利包括专利申请权并未一并转让给涪陵药厂，其技术成果权是否仍应属于华山医院？

　　2．涪陵药厂1984年7月28日起草的急支糖浆试制工艺规程，从其是经过华山医院沈自尹批注“同意以上试制工艺规程”并经过华山医院盖章确认的事实看，应当认为是属于双方合作进行后续改进形成的成果？否则，涪陵药厂根本无需再“寄请华山医院校对审核”。

　　因此，华山医院在本案中可以主张权利的技术方案，是否应当确定为其转让的技术和在转让后共同完成后续改进的技术？

　　二、华山医院技术方案与专利技术方案的比较

　　本案专利技术方案由原料配方和工艺两部分组成。

　　1．关于配方。从专利说明书和中国专利局的《撤销专利权请求的审查决定书》看，本案专利配方的创造性主要体现在：“申请人选择了过去从未用于治疗咳嗽的金荞麦作为配方的主药，按照中医君臣佐使原则进行选药组方，以特定的用量配比进行配置组成方剂。”而这一特点已经体现在华山医院转让的处方中，专利的配方实质上就是华山医院转让的处方。专利配方组分用量比例范围只是在华山医院处方组分含量的基础上提出的，这种用量范围上的同比扩展一般而言并不产生新的创造性。而且华山医院处方组分含量也在专利配方组分用量比例范围之内。在专利不被认为丧失新颖性的情况下，华山医院转让的处方也同样不能认为在申请日前已经属于现有公知技术。因此，仅就配方而言，其技术权益是否应当归华山医院享有？

　　2．关于工艺。从专利说明书和中国专利局的《撤销专利权请求的审查决定书》看，其创造性主要体现在回流提取与水煎煮提取相结合的联合提取工艺，以及分次加入回流提取的挥发油有效成分和蔗糖的技术内容。而这一特点在双方共同完成后续改进的急支糖浆试制工艺规程中已经基本得到了体现。对这部分技术内容，是否应当由双方共同享有技术权益？

　　3．即使不认为专利工艺部分的后续改进系双方共同完成而认定为是涪陵药厂单独完成，从专利的整体技术方案看，是否也应当判定专利属双方共有？

　　4．从专利证书看，将华山医院职工沈自尹列为第一发明人，说明专利技术方案中至少有沈自尹发明的技术内容，而沈自尹又从未受聘于涪陵药厂，其作为华山医院的职工所完成的职务技术成果，其使用权和转让权是否应属于华山医院？

　　三、原判判决理由自相矛盾

　　原一、二审均肯定了专利技术方案由配方和生产工艺两部分组成，一审却又以专利技术方案是涪陵药厂在华山医院转让的阶段性技术成果的基础上进行后续开发取得的技术成果，即判决专利权归后续开发人单方享有；二审仅仅因生产工艺技术系涪陵药厂经过后续开发取得，即将专利权判归涪陵药厂单独设计所有。如果涪陵药厂改进(且不论这种改进是单方还是共同完成)之前的技术即华山医院转让的技术(主要是配方)在专利申请日前已经属于公知技术，则专利权应当归涪陵药厂单方所有。可是，从专利独立权利要求看，其将配方和工艺一并写入特征部分，而且经过专利局撤销程序审查认为专利具备新颖性。可见，专利技术方案的组成内容(配方和工艺)在申请日以前均未成为公知技术。原审也未认定华山医院转让的技术在专利申请日以前已经成为公知技术。因此，专利技术方案中至少是包含有华山医院的技术成果，即使不对专利技术方案比较于华山医院转让的技术方案是否有创造性进行技术对比鉴定，是否也应当认定专利权属于双方共有？

　　另外，从更加稳妥地处理纠纷和科学地判定技术权益出发，建议将华山医院转让涪陵药厂的配方和工艺分别与专利技术方案中的配方和工艺进行技术对比鉴定，看后技术方案比前技术方案能否形成专利法上的创造性。如果有创造性存在，则应当判定专利权共有，如果无创造性存在，则应当判定专利权归华山医院。

　　以上问题，请你院抓紧复查，在3个月内向本院报告结果并迳复申请再审人。

最高人民法院知识产权审判庭关于太极集团涪陵制药厂与上海医科大学附属华山医院发明专利权属纠纷案的函

（[2000]知监字第29号函　2000年6月6日）

重庆市高级人民法院：

　　关于太极集团涪陵制药厂(以下简称涪陵药厂)与上海医科大学附属华山医院(以下简称华山医院)因急支糖浆的制备方法发明专利权属纠纷一案，华山医院不服你院(1999)渝高法知终字第8号民事判决，向本院申请再审。今年全国人大会议期间，全国人大代表刘豫阳也向本院反映本案的有关问题。现将有关申请再审材料转你院，请你院依法予以复查。复查中应当注意以下问题：

　　一、华山医院在本案中可以主张权利的技术方案

　　1．从你院认定的事实看，华山医院在履行其与涪陵药厂1984年7月3日签订的急支糖浆技术转让协议时，转让给涪陵药厂的技术方案是沈自尹提交的处方和其学生胡国让提交的一份简单的生产工艺。对这部分技术成果，华山医院只是许可涪陵药厂使用，其整体权利包括专利申请权并未一并转让给涪陵药厂，其技术成果权是否仍应属于华山医院？

　　2．涪陵药厂1984年7月28日起草的急支糖浆试制工艺规程，从其是经过华山医院沈自尹批注“同意以上试制工艺规程”并经过华山医院盖章确认的事实看，应当认为是属于双方合作进行后续改进形成的成果？否则，涪陵药厂根本无需再“寄请华山医院校对审核”。

　　因此，华山医院在本案中可以主张权利的技术方案，是否应当确定为其转让的技术和在转让后共同完成后续改进的技术？

　　二、华山医院技术方案与专利技术方案的比较

　　本案专利技术方案由原料配方和工艺两部分组成。

　　1．关于配方。从专利说明书和中国专利局的《撤销专利权请求的审查决定书》看，本案专利配方的创造性主要体现在：“申请人选择了过去从未用于治疗咳嗽的金荞麦作为配方的主药，按照中医君臣佐使原则进行选药组方，以特定的用量配比进行配置组成方剂。”而这一特点已经体现在华山医院转让的处方中，专利的配方实质上就是华山医院转让的处方。专利配方组分用量比例范围只是在华山医院处方组分含量的基础上提出的，这种用量范围上的同比扩展一般而言并不产生新的创造性。而且华山医院处方组分含量也在专利配方组分用量比例范围之内。在专利不被认为丧失新颖性的情况下，华山医院转让的处方也同样不能认为在申请日前已经属于现有公知技术。因此，仅就配方而言，其技术权益是否应当归华山医院享有？

　　2．关于工艺。从专利说明书和中国专利局的《撤销专利权请求的审查决定书》看，其创造性主要体现在回流提取与水煎煮提取相结合的联合提取工艺，以及分次加入回流提取的挥发油有效成分和蔗糖的技术内容。而这一特点在双方共同完成后续改进的急支糖浆试制工艺规程中已经基本得到了体现。对这部分技术内容，是否应当由双方共同享有技术权益？

　　3．即使不认为专利工艺部分的后续改进系双方共同完成而认定为是涪陵药厂单独完成，从专利的整体技术方案看，是否也应当判定专利属双方共有？

　　4．从专利证书看，将华山医院职工沈自尹列为第一发明人，说明专利技术方案中至少有沈自尹发明的技术内容，而沈自尹又从未受聘于涪陵药厂，其作为华山医院的职工所完成的职务技术成果，其使用权和转让权是否应属于华山医院？

　　三、原判判决理由自相矛盾

　　原一、二审均肯定了专利技术方案由配方和生产工艺两部分组成，一审却又以专利技术方案是涪陵药厂在华山医院转让的阶段性技术成果的基础上进行后续开发取得的技术成果，即判决专利权归后续开发人单方享有；二审仅仅因生产工艺技术系涪陵药厂经过后续开发取得，即将专利权判归涪陵药厂单独设计所有。如果涪陵药厂改进(且不论这种改进是单方还是共同完成)之前的技术即华山医院转让的技术(主要是配方)在专利申请日前已经属于公知技术，则专利权应当归涪陵药厂单方所有。可是，从专利独立权利要求看，其将配方和工艺一并写入特征部分，而且经过专利局撤销程序审查认为专利具备新颖性。可见，专利技术方案的组成内容(配方和工艺)在申请日以前均未成为公知技术。原审也未认定华山医院转让的技术在专利申请日以前已经成为公知技术。因此，专利技术方案中至少是包含有华山医院的技术成果，即使不对专利技术方案比较于华山医院转让的技术方案是否有创造性进行技术对比鉴定，是否也应当认定专利权属于双方共有？

　　另外，从更加稳妥地处理纠纷和科学地判定技术权益出发，建议将华山医院转让涪陵药厂的配方和工艺分别与专利技术方案中的配方和工艺进行技术对比鉴定，看后技术方案比前技术方案能否形成专利法上的创造性。如果有创造性存在，则应当判定专利权共有，如果无创造性存在，则应当判定专利权归华山医院。

　　以上问题，请你院抓紧复查，在3个月内向本院报告结果并迳复申请再审人。

最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定

最高人民法院公告

　　《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》已于２００１年６月５日由最高人民法院审判委员会第１１７９次会议通过。现予公布，自２００１年７月１日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年６月７日

　　　　　　　　　　　

（２００１年６月５日最高人民法院审判委员会第１１７９次会议通过　法释〔２００１〕２０号）

　　为切实保护专利权人和其他利害关系人的合法权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）、《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）的有关规定，现就有关诉前停止侵犯专利权行为适用法律若干问题规定如下：

　　第一条　根据专利法第六十一条的规定，专利权人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请。

　　提出申请的利害关系人，包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。

　　第二条　诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出。

　　第三条　专利权人或者利害关系人向人民法院提出申请，应当递交书面申请状；申请状应当载明当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等事项。申请的理由包括有关行为如不及时制止会使申请人合法权益受到难以弥补的损害的具体说明。

　　第四条　申请人提出申请时，应当提交下列证据：

　　（一）专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。

　　（二）利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。

　　排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交专利权人放弃申请的证明材料。

　　专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

　　（三）提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。

　　第五条　人民法院作出诉前停止侵犯专利权行为的裁定事项，应当限于专利权人或者利害关系人申请的范围。

　　第六条　申请人提出申请时应当提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。

　　当事人提供保证、抵押等形式的担保合理、有效的，人民法院应当准予。

　　人民法院确定担保范围时，应当考虑责令停止有关行为所涉及产品的销售收入，以及合理的仓储、保管等费用；被申请人停止有关行为可能造成的损失，以及人员工资等合理费用支出；其他因素。

　　第七条　在执行停止有关行为裁定过程中，被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的，人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的，解除有关停止措施。

　　第八条　停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，不因被申请人提出反担保而解除。

　　第九条　人民法院接受专利权人或者利害关系人提出责令停止侵犯专利权行为的申请后，经审查符合本规定第四条的，应当在四十八小时内作出书面裁定；裁定责令被申请人停止侵犯专利权行为的，应当立即开始执行。

　　人民法院在前述期限内，需要对有关事实进行核对的，可以传唤单方或双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定。

　　人民法院作出诉前责令被申请人停止有关行为的裁定，应当及时通知被申请人，至迟不得超过五日。

　　第十条　当事人对裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日内申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

　　第十一条　人民法院对当事人提出的复议申请应当从以下方面进行审查：

　　（一）被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权；

　　（二）不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；

　　（三）申请人提供担保的情况；

　　（四）责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。

　　第十二条　专利权人或者利害关系人在人民法院采取停止有关行为的措施后十五日内不起诉的，人民法院解除裁定采取的措施。

　　第十三条　申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在专利权人或者利害关系人提起的专利权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，人民法院可以一并处理。

　　第十四条　停止侵犯专利权行为裁定的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止。人民法院也可以根据案情，确定具体期限；期限届满时，根据当事人的请求仍可作出继续停止有关行为的裁定。

　　第十五条　被申请人违反人民法院责令停止有关行为裁定的，依照民事诉讼法第一百零二条规定处理。

　　第十六条　人民法院执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时，可以根据当事人的申请，参照民事诉讼法第七十四条的规定，同时进行证据保全。

　　人民法院可以根据当事人的申请，依照民事诉讼法第九十二条、第九十三条的规定进行财产保全。

　　第十七条　专利权人或者利害关系人向人民法院提起专利侵权诉讼时，同时提出先行停止侵犯专利权行为请求的，人民法院可以先行作出裁定。

　　第十八条　诉前停止侵犯专利权行为的案件，申请人应当按照《人民法院诉讼收费办法》及其补充规定交纳费用。



最高人民法院关于浙江东方制药有限公司、绍兴中药厂与四川涪陵制药厂专利侵权纠纷案的函

（[2000]知监字第27－2号函　2000年6月20日）

四川省高级人民法院：

　　浙江东方制药有限公司、绍兴中药厂为与四川涪陵制药厂(现名太极集团涪陵制药厂)专利侵权纠纷一案，不服你院(1996)川高法经一终字第75号民事判决，向本院申请再审，本院已予调卷审查并建议你院在本院调卷审查期间暂缓执行本案判决。

　　今年4月，太极集团有限公司致函本院称，浙江东方制药有限公司、绍兴中药厂的出资人浙江震元(集团)国有资本投资有限公司与太极集团有限公司已于今年3月24日签订《股权转让与组建新公司协议书》，约定浙江东方制药有限公司由双方合资，组建太极集团浙江东方制药有限公司，太极集团有限公司出资占总资本的70%。据此，太极集团有限公司认为双方已不存在纷争，希望尽快结束对本案的审查。今年5月26日，太极集团有限公司又向本院知识产权审判庭来函，声明放弃执行本案的判决和要求赔偿的请求。

　　鉴于以上情况，从有利于双方当事人之间更好地发展生产出发，请你院抓紧工作，争取双方当事人尽快和解，撤回再审申请。现将该案全部案卷退回你院，并将有关材料转去，请你院审查处理。有关工作进展情况，望及时报告本院。

最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复

2001年11月13日?[2001]民三函字第2号）

北京市高级人民法院：?

　　你院京高法〔2001〕279号《关于出具检索报告是否提起实用新型专利侵权诉讼条件的请示》收悉。经研究，答复如下：?

　　最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款规定：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”该司法解释是根据《专利法》第五十七条第二款的规定作出的，主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施。因此，检索报告，只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理。但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以不中止诉讼的情形，人民法院应当中止诉讼。?

　　同意你院请示中的第二种意见。

最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复

2001年11月13日?[2001]民三函字第2号）

北京市高级人民法院：?

　　你院京高法〔2001〕279号《关于出具检索报告是否提起实用新型专利侵权诉讼条件的请示》收悉。经研究，答复如下：?

　　最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款规定：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”该司法解释是根据《专利法》第五十七条第二款的规定作出的，主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施。因此，检索报告，只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理。但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以不中止诉讼的情形，人民法院应当中止诉讼。?

　　同意你院请示中的第二种意见。

最高人民法院民事审判第三庭关于黑龙江无线电一厂与王兴华等专利实施许可合同使用费纠纷案的函

（[1998]知监字第68号函　2001年1月11日）

黑龙江省高级人民法院：

　　关于黑龙江无线电一厂(以下简称无线电一厂)与王兴华、王振中、吕文富、梅明宇专利实施许可合同使用费纠纷一案，无线电一厂不服你院(1997)黑经终字第68号终审民事判决，向本院申请再审。经初步审查申请再审人提交的《民事申诉状》、《民事再审申请书》及其补充材料和一、二审判决书以及相关证据材料，提出以下意见供你院考虑：

　　本案核心问题是1991年3月20日王兴华与无线电一厂所签“终止合同协议书”的效力的认定。该协议与1990年11月1日双方所签排他性的专利实施许可合同均是由王兴华签字的。在王兴华签订这两份协议时，其仍是专利证书所记载的惟一的专利权人。其他专利权共有人的身份是在1995年5月15日作出的(1994)哈经初字第229号民事判决书生效之后才得以确认的。在此之前，王兴华仍然是法律上所认可的专利权人，其可以依法独立行使对其专利的处分权，以其名义签订的这两份协议，其效力似应当均作有效的一致认定。即使在1990年11月1日的合同中已说明王兴华是同时代表其他人与无线电一厂签订合同，但在履约过程中专利权人身份未依法变更之前，所谓被代表的其他人也无权对专利权人的处分行为进行限制。况且，该合同也只是讲专利是三人的“非职务发明”、“专利设计人王兴华等三名同志与无线电一厂协商一致”，并未明确指出专利的处分权属于三个人共有。作为与专利权人交易的相对人，除非其有明显过错，不能要求其承担——专利权人的身份在将来必然会产生变更——这样的注意义务，其并不对与其交易时专利证书记载的专利权人因该交易行为而对其他事后确认的专利权共有人产生的侵权行为承担。担从现有证据材料看，王兴华不能证明其并未与无线电一厂签有该“终止合同协议书”；王兴华、王振中、吕文富也不能证明无线电一厂在与王兴华签订该协议书时系明知或者应知王兴华并非为法律所承认的惟一的专利权人或者双方有恶意串通等行为。至于无线电一厂在该“终止合同协议书”签订之后仍继续向对方支付费用的问题，原审判决并未说明支付的是何期间的费用。如果无线电一厂是合同义务依法终止后仍继续付费，也属于对自己权利的处分。如无其他足够的证据可以就证，不能因此反推该“终止合同协议书”就不具有法律效力。

　　如果“终止合同协议书”认定为有效，则王兴华等人依据1990年11月1日合同所主张的权利就不应予以支持，但其可以依法另行向无线电一厂主张专利侵权等其他权利。

　　另外，在无线电一厂否认其生产的两种型号的产品系实施原告专利技术所得的情况下，原审判决示就已经完成的技术鉴定问题作出审查认定，也未进行其他技术对比判断，即依此来计算使用费，亦有不妥。

　　现将有关申请再审材料转你院，请你院就以上问题和申请再审人反映的其他问题一并予以复查，在3个月将复查结果报告本院民事审判第三庭并迳复申请再审人。



最高人民法院民事审判第三庭关于黑龙江无线电一厂与王兴华等专利实施许可合同使用费纠纷案的函

（[1998]知监字第68号函　2001年1月11日）

黑龙江省高级人民法院：

　　关于黑龙江无线电一厂(以下简称无线电一厂)与王兴华、王振中、吕文富、梅明宇专利实施许可合同使用费纠纷一案，无线电一厂不服你院(1997)黑经终字第68号终审民事判决，向本院申请再审。经初步审查申请再审人提交的《民事申诉状》、《民事再审申请书》及其补充材料和一、二审判决书以及相关证据材料，提出以下意见供你院考虑：

　　本案核心问题是1991年3月20日王兴华与无线电一厂所签“终止合同协议书”的效力的认定。该协议与1990年11月1日双方所签排他性的专利实施许可合同均是由王兴华签字的。在王兴华签订这两份协议时，其仍是专利证书所记载的惟一的专利权人。其他专利权共有人的身份是在1995年5月15日作出的(1994)哈经初字第229号民事判决书生效之后才得以确认的。在此之前，王兴华仍然是法律上所认可的专利权人，其可以依法独立行使对其专利的处分权，以其名义签订的这两份协议，其效力似应当均作有效的一致认定。即使在1990年11月1日的合同中已说明王兴华是同时代表其他人与无线电一厂签订合同，但在履约过程中专利权人身份未依法变更之前，所谓被代表的其他人也无权对专利权人的处分行为进行限制。况且，该合同也只是讲专利是三人的“非职务发明”、“专利设计人王兴华等三名同志与无线电一厂协商一致”，并未明确指出专利的处分权属于三个人共有。作为与专利权人交易的相对人，除非其有明显过错，不能要求其承担——专利权人的身份在将来必然会产生变更——这样的注意义务，其并不对与其交易时专利证书记载的专利权人因该交易行为而对其他事后确认的专利权共有人产生的侵权行为承担。担从现有证据材料看，王兴华不能证明其并未与无线电一厂签有该“终止合同协议书”；王兴华、王振中、吕文富也不能证明无线电一厂在与王兴华签订该协议书时系明知或者应知王兴华并非为法律所承认的惟一的专利权人或者双方有恶意串通等行为。至于无线电一厂在该“终止合同协议书”签订之后仍继续向对方支付费用的问题，原审判决并未说明支付的是何期间的费用。如果无线电一厂是合同义务依法终止后仍继续付费，也属于对自己权利的处分。如无其他足够的证据可以就证，不能因此反推该“终止合同协议书”就不具有法律效力。

　　如果“终止合同协议书”认定为有效，则王兴华等人依据1990年11月1日合同所主张的权利就不应予以支持，但其可以依法另行向无线电一厂主张专利侵权等其他权利。

　　另外，在无线电一厂否认其生产的两种型号的产品系实施原告专利技术所得的情况下，原审判决示就已经完成的技术鉴定问题作出审查认定，也未进行其他技术对比判断，即依此来计算使用费，亦有不妥。

　　现将有关申请再审材料转你院，请你院就以上问题和申请再审人反映的其他问题一并予以复查，在3个月将复查结果报告本院民事审判第三庭并迳复申请再审人。

最高人民法院关于中国矿业大学与重庆市环境保护局等非专利技术转让及委托设计合同纠纷案的函

（[2000]知监字第8号函　2000年6月20日）

重庆市高级人民法院：

　　关于中国矿业大学(北京校区)(以下简称矿业大学)与重庆市环境保护局(以下简称重庆环保局)、重庆市燃料公司、重庆煤炭第一建筑安装工程公司非专利技术转让及委托设计合同纠纷一案，你院作出的(1999)渝高法知终字第4号民事判决已经发生法律效力。矿业大学不服该判决，向本院申请再审，并请求暂缓执行本案判决。经审查一、二审判决书和再审申请书等有关材料，本案似存在以下问题：

　　本案主要争议的问题是损失的责任承担问题。根据一审法院的委托审计结果，因履行本案合同造成的净损失为8346462.02元，一、二审均判决全部由矿业大学承担。但从案件有关事实看，造成损失的原因是多方面的，主要有因工程延期造成的损失，以及因型煤干燥车间未能进行整改造成的损失。

　　一、关于工程延期造成的损失问题。1992年3月10日在各方当事人都参加的工程建设协调会形成的《会议纪要》中指出：“由于设计深度不够，设计漏项、修改较多，工程建设单位组织指挥不力；设计、施工及建设单位配合较差；职责不明，管理混乱，致使工期太长，质量差，超支严重。……会议认为，造成目前的状况，原因是多方面的”。由此可见，造成工程延期并超支的原因不仅仅是设计方矿业大学的单方责任。

　　二、关于因型煤干燥车间未能乾地整改造成的损失问题。从1992年6月25日型煤厂空载联动试车后形成的《会议纪要》看，设计方已经完成了其在合同中约定的大部分义务，也指出了矿业大学尚未完成的项目——型煤干燥车间的整改是型煤厂重车试车的关键。在同年6月27日国家环保局主持的协调会确定了矿业大学的整改责任后，矿业大学于同年8月15日从北京邮寄给重庆环保局两张无设计人员、技术审核人、负责人签名，也无设计单位盖章的图纸。二审认为这是设计方“不负责任的表现”，似有不妥。因为以欠缺签字盖章形式即认为设计方没有进行任何整改，依据不足。矿业大学也认为，这只是征求意见的草图。本案所涉型煤厂建设工程是工业性试验项目，属于特殊专业工程的设计，有关设计内容需要反复论证、征求意见和修改，要求设计方不对图纸征求意见并作适当修改补正，而一下子拿出完全成熟的设计方案是不合理的。如果重庆环保局不认为这两张图纸是征求意见图，则应当及时明确指出图纸欠缺签字盖章的问题，要求设计方予以改正。重庆环保局对此不作明确的意思表示是不适当的。

　　三、关于原审对合同作终止履行处理的问题。一、二审判决在未对合同继续履行是否已成为不可能或者不必要进行认定的情况下，而判决终止合同履行(实际上是解除合同)不妥。从一审判决书看，重庆环保局的诉讼请求中并无要求解除合同，其只是要求赔偿损失。一审的鉴定结论也只是讲“按原设计建成的型煤示范厂，不经彻底改造，是无法开工生产的。”从该鉴定不能得出因设计方的原因已导致合同不可能或者不必要履行的结论。实际上，矿业大学作为设计方，已经履行了其大部分义务，也无证据证明其已无法完成或者根本不愿意完成型煤干燥车间的整改义务。因此，在发生争议时合同的履行尚未成为不可能或者不必要的情况下，应当首先考虑促使当事人履行合同，而不是迳行判决合同终止履行。如果是发生争议时合同尚属可以继续履行，只是由于诉讼多年，工程状况已经发生重大变化，导致合同确已不可能或者不必要履行的，虽然合同可以解除，但对由此诉讼时间拖延引起的扩大损失，应当由当事人合理分担，而不能由一方当事人全部承担。

　　四、关于黑液车间不能投产的损失承担问题。二审判决认为，未考虑不属于矿业大学设计的黑液车间不能投产造成的损失，已充分照顾了矿业大学的实际利益。因黑液车间的建设不属于本案合同内容，故该部分损失与矿业大学无关，不应作为本案是否赔偿的考虑因素。

　　以上问题，请你院依法予以复查，在3个月内将复查结果报告本院并经复申请再审人。建议你院在复查期间暂缓执行本案判决。

　　附：有关申请再审材料(略)

最高人民法院关于浙江东方制药有限公司、绍兴中药厂与四川涪陵制药厂专利侵权纠纷案的函

（[2000]知监字第27－2号函　2000年6月20日）

四川省高级人民法院：

　　浙江东方制药有限公司、绍兴中药厂为与四川涪陵制药厂(现名太极集团涪陵制药厂)专利侵权纠纷一案，不服你院(1996)川高法经一终字第75号民事判决，向本院申请再审，本院已予调卷审查并建议你院在本院调卷审查期间暂缓执行本案判决。

　　今年4月，太极集团有限公司致函本院称，浙江东方制药有限公司、绍兴中药厂的出资人浙江震元(集团)国有资本投资有限公司与太极集团有限公司已于今年3月24日签订《股权转让与组建新公司协议书》，约定浙江东方制药有限公司由双方合资，组建太极集团浙江东方制药有限公司，太极集团有限公司出资占总资本的70%。据此，太极集团有限公司认为双方已不存在纷争，希望尽快结束对本案的审查。今年5月26日，太极集团有限公司又向本院知识产权审判庭来函，声明放弃执行本案的判决和要求赔偿的请求。

　　鉴于以上情况，从有利于双方当事人之间更好地发展生产出发，请你院抓紧工作，争取双方当事人尽快和解，撤回再审申请。现将该案全部案卷退回你院，并将有关材料转去，请你院审查处理。有关工作进展情况，望及时报告本院。

最高人民法院知识产权审判庭关于太极集团涪陵制药厂与上海医科大学附属华山医院发明专利权属纠纷案的函

（[2000]知监字第29号函　2000年6月6日）

重庆市高级人民法院：

　　关于太极集团涪陵制药厂(以下简称涪陵药厂)与上海医科大学附属华山医院(以下简称华山医院)因急支糖浆的制备方法发明专利权属纠纷一案，华山医院不服你院(1999)渝高法知终字第8号民事判决，向本院申请再审。今年全国人大会议期间，全国人大代表刘豫阳也向本院反映本案的有关问题。现将有关申请再审材料转你院，请你院依法予以复查。复查中应当注意以下问题：

　　一、华山医院在本案中可以主张权利的技术方案

　　1．从你院认定的事实看，华山医院在履行其与涪陵药厂1984年7月3日签订的急支糖浆技术转让协议时，转让给涪陵药厂的技术方案是沈自尹提交的处方和其学生胡国让提交的一份简单的生产工艺。对这部分技术成果，华山医院只是许可涪陵药厂使用，其整体权利包括专利申请权并未一并转让给涪陵药厂，其技术成果权是否仍应属于华山医院？

　　2．涪陵药厂1984年7月28日起草的急支糖浆试制工艺规程，从其是经过华山医院沈自尹批注“同意以上试制工艺规程”并经过华山医院盖章确认的事实看，应当认为是属于双方合作进行后续改进形成的成果？否则，涪陵药厂根本无需再“寄请华山医院校对审核”。

　　因此，华山医院在本案中可以主张权利的技术方案，是否应当确定为其转让的技术和在转让后共同完成后续改进的技术？

　　二、华山医院技术方案与专利技术方案的比较

　　本案专利技术方案由原料配方和工艺两部分组成。

　　1．关于配方。从专利说明书和中国专利局的《撤销专利权请求的审查决定书》看，本案专利配方的创造性主要体现在：“申请人选择了过去从未用于治疗咳嗽的金荞麦作为配方的主药，按照中医君臣佐使原则进行选药组方，以特定的用量配比进行配置组成方剂。”而这一特点已经体现在华山医院转让的处方中，专利的配方实质上就是华山医院转让的处方。专利配方组分用量比例范围只是在华山医院处方组分含量的基础上提出的，这种用量范围上的同比扩展一般而言并不产生新的创造性。而且华山医院处方组分含量也在专利配方组分用量比例范围之内。在专利不被认为丧失新颖性的情况下，华山医院转让的处方也同样不能认为在申请日前已经属于现有公知技术。因此，仅就配方而言，其技术权益是否应当归华山医院享有？

　　2．关于工艺。从专利说明书和中国专利局的《撤销专利权请求的审查决定书》看，其创造性主要体现在回流提取与水煎煮提取相结合的联合提取工艺，以及分次加入回流提取的挥发油有效成分和蔗糖的技术内容。而这一特点在双方共同完成后续改进的急支糖浆试制工艺规程中已经基本得到了体现。对这部分技术内容，是否应当由双方共同享有技术权益？

　　3．即使不认为专利工艺部分的后续改进系双方共同完成而认定为是涪陵药厂单独完成，从专利的整体技术方案看，是否也应当判定专利属双方共有？

　　4．从专利证书看，将华山医院职工沈自尹列为第一发明人，说明专利技术方案中至少有沈自尹发明的技术内容，而沈自尹又从未受聘于涪陵药厂，其作为华山医院的职工所完成的职务技术成果，其使用权和转让权是否应属于华山医院？

　　三、原判判决理由自相矛盾

　　原一、二审均肯定了专利技术方案由配方和生产工艺两部分组成，一审却又以专利技术方案是涪陵药厂在华山医院转让的阶段性技术成果的基础上进行后续开发取得的技术成果，即判决专利权归后续开发人单方享有；二审仅仅因生产工艺技术系涪陵药厂经过后续开发取得，即将专利权判归涪陵药厂单独设计所有。如果涪陵药厂改进(且不论这种改进是单方还是共同完成)之前的技术即华山医院转让的技术(主要是配方)在专利申请日前已经属于公知技术，则专利权应当归涪陵药厂单方所有。可是，从专利独立权利要求看，其将配方和工艺一并写入特征部分，而且经过专利局撤销程序审查认为专利具备新颖性。可见，专利技术方案的组成内容(配方和工艺)在申请日以前均未成为公知技术。原审也未认定华山医院转让的技术在专利申请日以前已经成为公知技术。因此，专利技术方案中至少是包含有华山医院的技术成果，即使不对专利技术方案比较于华山医院转让的技术方案是否有创造性进行技术对比鉴定，是否也应当认定专利权属于双方共有？

　　另外，从更加稳妥地处理纠纷和科学地判定技术权益出发，建议将华山医院转让涪陵药厂的配方和工艺分别与专利技术方案中的配方和工艺进行技术对比鉴定，看后技术方案比前技术方案能否形成专利法上的创造性。如果有创造性存在，则应当判定专利权共有，如果无创造性存在，则应当判定专利权归华山医院。

　　以上问题，请你院抓紧复查，在3个月内向本院报告结果并迳复申请再审人。

最高人民法院知识产权审判庭关于天津天狮经济发展总公司、天津天狮生物工程公司与内蒙古广润生物科技开发公司等专利使用侵权案的答复

（2000年5月30日?[2000]知他字第1号函）

内蒙古自治区高级人民法院：?

　　你院《关于天津天狮经济发展总公司、天津天狮生物工程公司与内蒙古广润生物科技开发公司、北京中科信广润生物技术开发有限公司、陈勇专利使用侵权案的报告》收悉。经研究，答复如下：?

　　1.同意你院报告对天狮经济发展总公司与中科隆达研究部签订的《技术转让合同书》及其附件《几点说明》、《关于合作的补充协议》、《关于技术转让合同的补充协议》等几份合同的效力的认定。《合资经营天津天狮生物工程公司合同》因双方未履行报批手续，该合同未依法生效。?

　　2.同意你院对天狮生物工程公司诉权问题的认定。?

　　3.天狮经济发展总公司在合同规定的期限内未履行支付25%利润提成的技术转让费的合同义务，构成违约，根据原《技术合同法》第二十四条第（一）项、原《技术合同法实施条例》第三十一条　、第七十三条第二款的规定，转让方中科隆达研究部有权解除合同，但该解除合同的请求已被天津仲裁委员会驳回，因此，该技术转让合同仍然合法有效，双方当事人均应履行合同义务。陈勇在独占许可合同的许可范围内，未经受让方同意将该技术再许可亦不适当。你院可以根据双方履行合同的具体情况和当事人的请求作出应否解除合同以及民事责任如何承担的决定。?

　　鉴于本案所涉及多个当事人和不同地区的多个案件的诉讼，请你院耐心细致地做调解工作，兼顾各方当事人的合法权益，依法公正处理。?

　　上述意见仅供你院在审理中参考。