北京市高级人民法院2008年知识产权审判新发展

王希胜律师

北京市高级人民法院2008年知识产权审判新发展

北京市高级人民法院知识产权庭


北京市高级人民法院知识产权庭2008年共受理知识产权案件440件，均为二审案件，其中专利行政案件73件，商标行政案件74件；全年共审结知识产权案件431件，其中二审案件427件。在427件二审案件中，专利行政案件66件，商标行政案件71件；在4件一审案件中，专利民事案件2件，著作权及商标民事案件各1件。北京市高级人民法院2008年审理的知识产权案件不乏重大疑难复杂案件，涉及到了较多的法律问题。通过对这些案件的审理，北京市高级人民法院形成了一些新的观点和做法。本文拟向知识产权界介绍北京市高级人民法院2008年知识产权审判的最新发展和动向。

一、专利案件审判的新发展
（一）专利权无效行政案件审判的新发展
1、关于外观设计专利权部分无效的认定
专利法所称的外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据专利法第二十三条的规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。一件外观设计专利的产品通常应当是唯一的，一件外观设计专利通常也只是保护一件产品的一项外观设计，故绝大多数外观设计专利并不存在部分无效的情形。但是，当外观设计专利产品系由多个部件组合形成时，则可能存在部分无效的情况。
在中山市特立电器有限公司（简称特立公司）诉专利复审委员会及第三人广州申昌电器有限公司（简称申昌公司）外观设计专利权无效行政纠纷一案中，[1]申昌公司系名称为“多功能榨汁机”的外观设计专利的权利人，该专利由主机与部件1～4组成，但主机与部件1～4均不能单独使用，且主机与部件1～4也不能同时组装使用，通常是主机与部件1和2的组合、主机与部件3组合、主机与部件4组合使用，且这三种组合分别构成具有独立使用价值的三件产品，这三件产品也是习惯上同时出售的产品。特立公司以在先专利与本专利具有相同的外观设计，本专利为现有设计中公知产品的组合，不符合专利法第二十三条的规定为由，请求专利复审委员会宣告本专利无效。专利复审委员会认为，本专利属于成套产品，其主机与部件1和2的组合构成的产品外观与对比文件公开的产品外观相近似，主机与部件3组合、主机与部件4组合分别构成的产品外观与对比文件1公开的产品外观不相同也不相近似。专利复审委员会决定宣告本专利部分无效，即主机与部件1和2的组合构成的一件产品外观设计专利权无效，维持主机与部件3组合、主机与部件4组合构成的两件产品的外观设计专利权有效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，成套产品通常是指由两件以上各自独立的产品组成的产品，其中每一件产品有独立的特性和使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用的价值。专利复审委员会一方面认定本专利主机、部件1～4均不能单独使用，即没有独立的使用价值，另一方面又认定本专利属于成套产品，显然不当。本专利的特殊性在于，虽然本专利的主机、部件1～4均不能单独使用，但主机可以分别与部件1和2、部件3、部件4组装构成具有独立使用价值的三件产品，即部件1和2与部件3、部件4可以非同时共用同一个主机，而这三件产品习惯上又是同时出售的产品。本专利的产品实际上应当是上述三种组合后分别形成的三件产品，而不是本专利附图中的主机、部件1、部件2、部件3、部件4本身，故应当根据上述三种组合分别确定本专利的保护范围。因此，本专利的保护范围应由主机与部件1和2的组装、主机与部件3的组装、主机与部件4的组装共同形成。由于本专利主机与部件1和2的组合形成的产品外观与对比文件1在先公开的外观设计相近似，主机与部件3的组合、主机与部件4的组合分别形成的产品外观与对比文件1公开的外观设计不相同也不相近似，故主机与部件1和2的组合应不属于本专利的保护范围。二审法院遂维持原判。

2、关于外观设计专利图片或照片的测量数值可否作为确定产品外观依据的认定
我国专利法第五十六条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。该规定表明，外观设计专利保护的是产品的外观设计，脱离产品的外观设计不受我国专利法的保护。因此，确定外观设计专利权的保护范围必须结合产品及其外观设计两个要素，而且这两个要素是密不可分的，脱离外观设计的产品与脱离产品的外观设计同样都不受外观设计专利权的保护。但需要注意的是，对表示在图片或照片中的外观设计专利产品不能仅作机械化理解。实践中有的当事人对表示在图片或照片中的外观设计专利产品的长、宽、高、厚、夹角度等物理参数进行测量，并将其测量数值作为确定外观设计专利保护范围的依据，应当说这种做法往往是不恰当的。
在宁波南方浦立工具有限公司（简称浦立公司）诉专利复审委员会及第三人袁海明外观设计专利权无效纠纷一案中，[2]袁海明系名称为“充电式枪钻（双头）”外观设计专利的权利人，浦立公司以该专利不符合专利法第二十三条的规定为由，请求专利复审委员会宣告该专利无效，其提供的在先设计为“双头钻”图片。专利复审委员会认为，本专利与先设计存在多项不同，包括本专利枪体与底座之间呈大约30°夹角，在先设计枪体与底座大致平行；本专利手柄与底座基本垂直，而在先设计的手柄与底座有约70°的夹角。枪体与底座的夹角、手柄与底座的夹角等部位构形的差别足以导致二者整体外观设计的显著差异，这些差异对二者的整体视觉效果具有显著的影响，故本专利与在先设计既不相同也不相近似，决定维持本专利有效。一审法院维持了专利复审委员会的审查决定。

北京市高级人民法院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准，但图片或照片仅是表示保护范围的方式，并非产品的外观本身，不能简单地仅以对该图片或照片的测量结果确定所谓夹角的度数。专利复审委员会有关本专利与在先设计在枪体与底座的夹角、手柄与底座的夹角等部位构形的上述区别不能成立。但是，由于本专利与在先设计的其他区别已构成对二者整体视觉效果的显著影响，故专利复审委员会的处理结果是正确的。

3、关于申请日前将专利产品转让他人且未签署保密协议是否导致该专利丧失新颖性的认定
专利法第二十二条第二款规定，发明或者实用新型专利申请的新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。如果实用新型专利技术方案较为简单，本领域技术人员甚至一般公众仅通过对专利产品或其生产模具的初步观察就可以得到该技术方案，而专利权人又在专利申请日前生产出了专利产品并将该专利产品及模具转让给他人且未约定受让人承担保密义务，则该实用新型专利权会因此丧失新颖性而被宣告无效。
在江西省简氏紫砂科技发展有限公司（简称简氏公司）诉专利复审委员会及第三人熊禄生实用新型专利权无效一案中，[3]熊禄生系名称为“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”实用新型专利的专利权人。在本专利申请日前，熊禄生与简氏公司的法定代表人简广订了“陶瓷生产设备转让合同书”，约定熊禄生将含有“石膏脱模托板”（即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”）在内的成型车间设备一次性卖给简广，同时熊禄生与简氏公司签订了一份“员工聘用合同”，熊禄生受聘在简氏公司的企业中从事生产和技术管理工作。上述合同均已履行。现简氏公司以本专利不具备新颖性为由，请求专利复审委员会宣告无效。专利复审委员会认为，虽然熊禄生在本专利申请日前将“石膏脱模托板”转让给简广，但转让合同具有特定的前提和背景，即本专利产品的转让方和受让方是基于合作或者聘用关系而达成转让本专利产品的约定的，转让之后双方形成一个利益共同体。因此，上述转让行为以及简氏公司企业内部的使用行为还不足以推定出本专利的技术方案处于一个他人能够得知的状态。双方当事人都是从事紫砂陶瓷产品生产的企业或个人，所转让的“石膏脱模托板”并不是生产出来用来销售的终端产品，而是在企业内部用于生产紫砂陶瓷的设备，目前的证据并不能证明企业内部的使用以及紫砂陶瓷的销售使得本专利的技术方案处于一个公众想得知就能得知的状态。据此，专利复审委员会决定维持本专利有效。一审法院认为，熊禄生在申请日之前将本专利产品转让给简氏公司，简氏公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，且熊禄生并未与简氏公司签订保密协议，故本专利已构成使用公开并不具有新颖性，判决撤销专利复审委员会的审查决定并责令其重新作出审查决定。

北京市高级人民法院认为，使用公开包括由于制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式而导致技术方案处于公众想得知就能够得知的状态，并不取决于是否有公众得知。熊禄生在本专利申请日前向简氏公司转让了包括本专利产品在内的生产设备，简氏公司取得的是物的所有权，没有因此获得相关的技术秘密，熊禄生也并未明确向简氏公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求，简氏公司也就无从知晓哪些生产设备属于技术秘密，更无为熊禄生保守技术秘密的义务。本专利的技术特征并不复杂，对于本领域技术人员而言轻易就能掌握，简氏公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，故本专利技术方案已处于公众想得知就能够得知的状态，构成使用公开，本专利不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定，遂判决维持原判。

4、关于技术效果对判断技术特征是否具有显而易见性的作用的认定
专利法第二十二条规定，实用新型专利的创造性是指，该实用新型同申请日以前已有技术相比具有实质性特点和进步。实用新型专利的创造性标准低于发明专利，在评价实用新型专利的创造性时，不仅要考虑技术方案本身，还要考虑其所属的技术领域、所要解决的技术问题和所产生的技术效果等因素，将实用新型专利作为一个整体看待。在判断要求保护的实用新型技术是否具有显而易见性时，应从最接近的现有技术和实用新型所要解决的技术问题出发，但不能忽略技术效果的差异对判定显而易见性的影响。
在梁东诉专利复审委员会及第三人红豆集团公司红豆摩托车油箱厂（简称红豆摩托车油箱厂）实用新型专利权无效行政纠纷一案中，[4]梁东系名称为“摩托车油箱夜间警示装置”的实用新型专利（简称本专利）的权利人，红豆摩托车油箱厂以本专利不具备创造性为由，请求专利复审委员会宣告其无效。本专利权利与现有技术的区别在于：1、要求保护的装置用于摩托车，现有技术公开的装置用于自行车；2、本专利在油箱体两侧分别装有托架和支架，托架和支架通过螺钉螺纹固定连接，现有技术中未明确说明底盘（相当于本专利的托架）和支架间的连接方式，本专利的两支架分别固装在两凹槽底面，现有技术中的支架与车体相连；3、本专利包含了一两侧面对称位置冲有凹槽的油箱体，托架嵌装在凹槽上，现有技术中未公开该技术特征。专利复审委员会认定上述差别不足以使本专利具有创造性，决定宣告本专利无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院经审理认为，摩托车和自行车都是常用的双轮驾驶工具，本领域技术人员很容易想到将自行车上的夜间警示装置用于摩托车，螺钉螺纹是本领域常用的连接方式；在此基础上认定本专利上述区别1、2相对于现有技术未构成本专利的实质性特点。但是，现有技术中并未公开一两侧面对称位置冲有凹槽的油箱体且托架嵌装在凹槽上这一技术特征，该技术特征已经构成了专利法所要求的实质性特点。专利复审委员会和一审法院认为在摩托车油箱体两侧对称位置冲有凹槽，将托架与之嵌接，将自行车上的夜间警示装置用于摩托车油箱两侧对于本领域技术人员来说均属于显而易见，这一认定忽略了本专利与现有技术在安装位置及方式上的区别即前述区别3，没有考虑区别3为本专利所带来的优于或不同于现有技术的技术效果。因此，现有技术不足以否定和破坏本专利的创造性。北京市高级人民法院遂改判撤销一审判决和专利复审委员会的决定。

5、关于忽略结构差异而仅依据技术特征之间的“相当于”不足以否定发明专利新颖性的判定
在判断发明专利的新颖性时，应当将发明专利的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明的相关技术内容单独进行比较，而不得将其与几项现有技术或者申请在先公布在后的发明内容的组合进行对比，也不得将其与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。同时，在进行新颖性判断时，应当从二者所属技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果等方面实质上是否相同或相似进行判断，而不得笼统地仅以该发明专利的技术特征“相当于”于现有技术的某些技术特征而否定其新颖性。
在IROPA股份公司诉专利复审委员会及第三人慈溪市太阳纺织器材有限公司（简称太阳公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[5]IROPA股份公司系名称为“探纱器”的发明专利的权利人。 太阳公司请求专利复审委员会宣告本专利无效，理由是本专利权利要求1－5、7不符合专利法第二十二条第二、三款有关新颖性、创造性的规定、权利要求6不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定，并提交了对比文件1、2作为证据。专利复审委员会认为，对比文件1图2a、2b中公开了一种相当于本专利的“用于喂纱器中的纱线检测设备的探纱器”的机构，其中标号66所指零件的两翼部分均相当于本专利的“触脚”，故本专利的独立权利要求1的技术方案已被对比文件1所公开，不具备新颖性；对比文件1图2a、2b中标号71所指部位即相当于本专利的“柄”，在其所引用的权利要求1不具备新颖性的前提下，从属权利要求2也不具备新颖性；……对比文件1说明书中指出具有与本专利“触脚(A)”对应部分的零件66为一“单金属弹簧片”，即相当于本权利要求中所述的“整体金属模制件”，在其所引用的权利要求1不具备新颖性的前提下，该从属权利要求7也不具备创造性。专利复审委员会决定宣告本专利权利要求1－7无效，在本专利权利要求8－14的基础上维持本专利有效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，本专利权利要求1所记载的技术方案与对比文件1所记载的技术方案不属于同样的发明创造，专利复审委员会认为对比文件1图2a、2b中公开了一种相当于本专利的“用于喂纱器中的纱线检测设备的探纱器”的机构，其中标号66所指零件的两翼部分均相当于本专利的“触脚”，但其并未进一步论述对比文件1图2a、2b中公开的机构如何“相当于”本专利“用于喂纱器中的纱线检测设备的探纱器”的机构，其中标号66所指零件的两翼部分如何“相当于”本专利的“触脚”，而是直接判定本专利的权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性，忽视了本专利权利要求1记载的技术方案与对比文件1记载的技术方案的差异，显然是不恰当的。由于权利要求2—7均为权利要求1的从属权利要求，且专利复审委员会是在权利要求1不具备新颖性的基础上评述权利要求2—7，在本院认定本专利权利要求1相对于对比文件1具备新颖性的基础上，专利复审委员会应当重新审查太阳公司针对本专利提出的无效请求及相应理由，故本院不再对专利复审委员会就本专利权利要求2-7所作出的审查结论进行评判。据此，判令专利复审委员会重新作出审查决定。

6、关于省略必要特征导致技术效果变劣的技术方案是否具有创造性的认定
专利法第二十二条规定，发明专利的创造性是指，该发明同申请日以前已有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。显著的进步是指，发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果，如克服了现有技术的缺陷、或者为解决某一技术问题提供了不同的技术方案，或者代表了某种技术发展趋势。如果某一发明省略现有技术的某些必要技术特征能够实现同样甚至更好的技术效果，则可以认定该发明具有创造性，但如果省略现有技术的某些必要技术特征导致相应技术效果的缺失与整体技术效果的变劣，则不能认定该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
在四川光友实业集团有限公司（简称光友公司）诉专利复审委员会及第三人四川白家食品有限公司（简称白家公司）发明专利无效行政纠纷一案中，[6]光友公司系名称为“方便快餐粉丝的加工方法”的发明专利的权利人，白家公司以本专利不具有专利法第二十三条规定的创造性等为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求。本专利的权利要求1与现有技术相比的区别包括：（1）权利要求1相对于证据4少了在粉丝加工成型后放入成型模前的高温干燥和中温逆风干燥步骤；（2）权利要求1中干燥后即包装，而证据4中在干燥后包装前还要进行干燥膨化。专利权人认为上述区别足以证明本专利相对于现有技术具有创造性，专利复审委员会认为本专利的权利要求1相对于现有技术不具有创造性，并宣告本专利全部无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，对于上述区别特征（1），本专利与现有技术中粉丝都要在成型模中进行干燥，即要使粉丝在未定型之前置于成型模中，以使其在成型模中干燥成型。现有技术的方法中，熟化成型的粉丝在装模前须进行干燥以防止粉丝粘连，但权利要求1省略了装模前干燥的步骤，而本领域普通技术人员都知道，熟化成型后的粉丝由于温度高表面粘性大，如果直接切断会造成粘连，故权利要求1的技术方案虽然省略了装模前干燥的步骤，但也丧失了不会产生粘连的效果。在这种情形下，对于本领域技术人员而言，省略该步骤及相应技术效果的技术方案是显而易见的。对于区别特征（2）而言，权利要求1相对于现有技术省略了包装前的干燥膨化步骤，同时也省略了这一步骤带来的效果，该区别特征并没有为本专利权利要求1的技术方案带来突出的实质性特点和显著的进步。因此，在现有技术的基础上获得本专利权利要求1的技术方案，对所属领域的技术人员来说是显而易见的，本专利权的权利要求1相对于现有技术不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

7、关于用药特征对制药方法物发明专利限定作用的判定
根据专利法第二十五条的规定，疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。一些申请人为了规避该规定，往往以申请某种药品的制备方法的方式申请方法专利，其权利要求往往采取“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”的撰写方式，并且其权利要求多会包含有药物的服用量等技术特征，这些以药物的服用量为主要内容的技术特征也就是用药特征。专利复审委员会长期以来的观点认为，用药特征对制药方法发明专利的技术方案不起限定作用。北京市高级人民法院在最近的一份判决中表达了不同的观点。

在默克公司诉专利复审委员会及第三人河南天方药业股份有限公司（简称天方药业公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[7]默克公司系名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的发明专利的权利人，天方药业公司以本专利不符合专利法第二十二条第二、三款有关新颖性和创造性的规定为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了一份在先欧洲专利。本专利与在先专利区别在于：（1）本专利限定该药物的使用剂量为约0.05－3.0mg；（2）本专利限定了给药方式为口服，在先专利没有限定给药方式。专利复审委员会认为，上述区别（1）为用药特征，对于制药方法的技术方案不起限定作用，在新颖性、创造性的评价中视为不存在。区别(2)虽然也涉及药物产品的使用方法，但是其一般隐含一定的产品技术特征，如口服给药要求其辅料必须适于口服，这就对辅料的选择起到了限定作用，即上述区别(2)在一定程度上对药物产品起限定作用。本专利权利要求1也因此具有新颖性。默克公司主张物质的制药用途与药品的制备方法不同。但由于本专利所有权利要求相对于现有技术不具备创造性，专利复审委员会决定宣告本专利权无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定，并认为制药用途权利要求的保护范围并不包括医生以何种剂量给予患者该药物对其进行治疗的行为，否则会限制医生在诊断和治疗过程中选择各种方法和条件的自由，从而损害公众利益，也有违我国专利法的立法宗旨。

北京市高级人民法院认为，专利复审委员会、默克公司或原审法院的上述三种观点都不能成立。首先，化合物的医药用途发明专利通常采用的权利要求撰写方式为“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”这种典型的医药用途权利要求。这种方式是为了解决“化合物X用于治疗Y病”为疾病治疗方法不能授予专利权这一专利法的困境，其真正保护的是化合物X的医药用途。如果化合物X的医药用途落实到药品的制备上，则可以视为药品的制备方法，效果与“治疗Y病的药物的制备方法，其特征在于应用化合物X”等同。因此，默克公司的上述主张不能成立。其次，医药用途发明本质上是药物的使用方法发明，如何使用药物的技术特征，即使用剂型和剂量等所谓的“给药特征”，应当属于化合物的使用方法的技术特征而纳入其权利要求之中。实践中还有在使用剂型和剂量等所谓“给药特征”方面进行改进以获得意想不到的技术效果的需要。此外，药品的制备并非活性成分或原料药的制备，应当包括药品出厂包装前的所有工序，当然也包括所谓使用剂型和剂量等“给药特征”。当专利权人在所使用的剂型和剂量等方面做出改进的情况下，不考虑这些所谓“给药特征”不利于医药工业的发展及人民群众的健康需要，也不符合专利法的宗旨。所以，专利复审委员会的上述观点也是难以令人信服的。再次，医药用途发明权利要求通常包括药品物质特征、药品制备特征及疾病适应症特征，而医生的治疗行为仅仅涉及如何使用药物的技术特征，不涉及药品制备特征，且医生的治疗行为并非以经营为目的，不会侵犯专利权。将剂型、使用剂量等技术特征纳入医药用途发明权利要求不会限制医生治疗行为自由，原审法院的担心也是不必要的。但由于本专利不具有创造性，北京市高级人民法院维持了原审判决。

（二）专利权民事案件审判的新发展
8、涉及制造方法发明专利的新产品的认定
专利法第五十七条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”这里涉及到侵犯新产品制造方法专利诉讼中举证责任的分配与倒置问题。在民事诉讼中，当事人通常对自己的诉讼主张或者请求负有举证的责任，民事诉讼法规定的“谁主张谁举证”就是民事诉讼一般举证责任的法律依据。如在侵犯发明专利权诉讼中，原告通常负有证明被告的被控行为侵犯其发明专利权的责任或义务。但这种举证责任在特定情况下可以倒置，即由提出积极主张的当事人的对方当事人就该主张承担一定范围的举证责任，专利法的上述规定就是一个恰当的例子。这就是说，在涉及侵犯新产品制造方法发明专利纠纷中，被告负有证明被控侵权产品制造方法不同于专利方法的义务，这就是主要举证责任的倒置。但是，专利法上述规定的举证责任倒置是以原告承担初步举证责任为前提的，其中包括原告对其涉及制造方法发明专利的产品属于新产品的证明义务。而如何判定涉及制造方法发明专利的产品属于新产品，司法实践中仍存在分歧。
在BASF公司诉南通施壮化工有限公司（简称南通施壮公司）、北京阳光克劳沃生化技术有限公司（简称阳光克劳沃公司）侵犯发明专利权纠纷一案，[8]BASF公司系申请日为1992年12月21日、名称为“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”的发明专利的权利人，而中华人民共和国农业部农药检定所1991年发布的农药登记公告载有名称为“必速灭98％颗粒剂”的农药。BASF公司主张其专利方法所涉及的产品属于新产品，故应由被告南通施壮公司承担证明被控侵权产品制造方法不同于原告专利方法的义务。一审法院认定原告专利所涉及的产品不属于新产品。

北京市高级人民法院认为，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，但专利权人应当先行举证证明按照涉案专利方法生产的产品为新产品。所谓“新产品”是指在我国国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。本案原告专利涉及的是一种制备基本无粉尘的四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的方法，其专利说明书中也说明该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法。在原告专利申请日前，中华人民共和国农业部农药检定所发布的农药登记公告中包括BASF公司涉案专利涉及的产品，即“3，5-二甲基-四氢-2H-1，3，5-噻二嗪-2硫酮”。因此，依据原告专利方法所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别，故其不属于新产品，BASF公司应当承担举证责任，以证明南通施壮公司使用了其专利方法制造被控侵权产品。

9、关于综合考察相应技术特征的手段、功能、效果及是否存在替换的显而易见性以确定是否构成等同技术特征的判定
我国专利法第五十六条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围，而等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。在判断技术特征是否构成等同替换时，应当综合考察被控侵权技术方案的技术特征与专利技术方案的相应技术特征在手段、功能、效果及其替换的显而易见性，准确判定被控侵权的技术方案是否构成专利技术方案的等同技术。

在北京恩菲通用设备科技有限公司（简称恩菲公司）、中国有色工程设计研究总院（简称有色研究院）诉北京矿迪科技有限公司（简称矿迪公司）侵犯实用新型专利权纠纷一案，[9]二原告系名称为“湿式三效除尘器”的实用新型专利的权利人。北京矿迪公司生产并销售了被控侵权产品“湿式高效除尘机组”。被控侵权产品与原告专利技术方案的唯一不同在于，原告专利技术方案的E特征为：“轴承座，该轴承座为前后两个，固装在机架上，在轴承座内设有通过轴承支承与湿式风机的轴相连接的轴”，而被控侵权产品的e特征为：“轴承座，该轴承座为前后两个，固装在机架上，在轴承座内设有一根由轴承支撑的与湿式风机共用的轴”。一审法院认为，原告专利技术方案的E特征与被控侵权产品的e特征既不相同也不等同，故被控侵权产品未落入原告专利权的保护范围，判决驳回二原告的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，由原告专利技术方案的E特征可以确定本专利技术方案中确有两根轴，其一为轴承座内的轴，其二为湿式风机的轴。由于被控侵权产品轴承座内的轴与湿式风机的轴为同一根轴，因此被控侵权产品的e特征与本专利的E特征不构成相同技术特征。但是，本专利的两根轴是相连接的，结合本专利的权利要求书及说明书的内容，可以看出本专利的电动机在工作状态中带动了轴承座内的轴，由于轴承座内的轴与湿式风机的轴是相连接的，故电动机在工作状态中通过轴承座内的轴带动了湿式风机的轴，从而使湿式风机能够正常运转。而被控侵权产品轴承座内的轴与湿式风机的轴为同一根轴，电动机在工作状态可以直接带动轴承座内的轴亦即湿式风机的轴。由此可见，无论是本专利的两根轴，还是被控侵权产品的一根轴，其功能和效果都是通过电动机的运转带动湿式风机的运转，使电动机和湿式风机正常发挥其功能。虽然本专利仅表明轴承座内的轴与湿式风机的轴相互连接，并未说明其连接方式，但从本专利技术方案的工作原理来看，其连接方式至少应包括固定连接方式。当其为固定连接方式时，本领域的技术人员很容易想到通过一根轴来取代采用固定连接的两根轴，故相对于本专利的E特征，被控侵权产品的e特征系以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，二者构成等同技术特征。据此，撤销一审判决并改判侵权成立。

10、关于在先专利说明书公开的非专利技术方案构成现有技术的认定
在侵犯实用新型专利权诉讼中，当被告以在先专利主张现有技术抗辩时，应准确把握现有技术的范围，切不可仅将在先专利的权利要求所披露的技术方案作为现有技术，更不可仅将在先专利的独立权利要求所披露的技术方案作为现有技术。事实上，包括权利要求书、说明书及其附图、实施例在内的该在先专利的法律文件所披露的全部技术方案，甚至该在先专利在申请及无效审查过程中所披露的技术方案，都可以构成原告专利的现有技术。

在北京东方京宁建材科技有限公司（简称东方京宁公司）及徐炎诉北京锐创伟业房地产开发有限公司（简称锐创伟业房地产公司）、北京锐创伟业科技发展有限公司（简称锐创伟业科技发展公司）、北京睿达华通化工材料技术有限责任公司（简称睿达华通公司）侵犯实用新型专利权纠纷一案中，[10]徐炎系申请日为2004年7月16日、名称为“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”实用新型专利的权利人，东方京宁公司拥有该专利的实施权。锐创伟业科技发展公司在其开发建设的房地产项目中，选择使用了由睿达华通公司制造、销售的被控侵权物“轻质发泡材料建材”。睿达华通公司主张被控侵权物使用的是公知技术，并提供了一份名称为“具有多种截面形状用于混凝土中的轻质多孔材料填充体”在先实用新型专利作为其所主张的公知技术。一审法院认为该公知技术抗辩理由成立，判决驳回二原告的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，但不能将说明书记载的内容直接搬进权利要求，否则将影响对专利权保护范围的准确界定。本案在先专利至少披露了两项技术方案：其一为独立权利要求所及记载的技术方案；其二为专利说明书在说明独立权利要求记载的技术方案之外另行披露的不同于独立权利要求记载的技术方案的技术方案。专利法第五十六条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，故上述第一种技术方案才是在先专利所保护的技术方案，第二种技术方案只是第一种技术方案在获得专利保护的同时专利权人贡献给社会公众的技术方案，二者都构成本专利的公知技术。被控侵权产品使用的技术方案与在先专利记载的第一种技术方案既不相同也不等同，但其与第二种技术方案构成等同。原审法院虽误将第二种方案作为在先专利保护的技术方案，但其有关被控侵权产品系使用公知技术的认定是正确的，北京市高级人民法院遂维持了原审判决。

11、关于定制侵犯他人外观设计专利权的产品并专门用于组装其他产品的行为构成制造侵权的认定
我国2000年专利法第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”一般说来，当被控侵权产品与外观设计专利产品属于相同或类似产品且二者所使用的外观设计相同或相似时，生产该被控侵权产品的行为构成制造侵权，但对于并不直接生产侵犯他人外观设计专利权的产品，而是将侵犯他人外观设计专利权的产品作为另一产品部件使用的行为，是否构成制造性质的侵犯外观设计专利权，实践中仍然存在分歧。
在本田技研工业株式会社（简称本田株式会社）、东风本田汽车（武汉）有限公司（简称东风本田公司）诉河北新凯汽车制造有限公司（简称河北新凯公司）、高碑店新凯汽车制造有限公司（简称高碑店新凯公司）、北京鑫升百利汽车贸易有限公司（简称鑫升百利公司）侵犯外观设计专利权纠纷一案中，[11]本田株式会社是“后保险杠”、“前保险杠”、“前格栅”等三项外观设计专利的专利权人，东风本田汽车公司是三项涉案专利的独占被许可人。河北新凯公司委托他人定制了侵犯上述外观设计专利权的后保险杠、前保险杠、前格栅等产品并专门用于组装在其生产的汽车产品上。北京市高级人民法院认为，被控侵权的前保险杠、后保险杠及前格栅产品与原告三项专利构成相近似的外观设计，河北新凯公司委托案外人定制被控侵权产品并专门用于组装涉案汽车，其行为属于制造被控侵权产品的行为；同时，河北新凯公司将安装有被控侵权产品的涉案汽车以整车的形式进行销售，亦构成对被控侵权产品的销售，遂判决河北新凯公司停止被控侵权行为并赔偿原告经济损失及相关合理支出。

二、商标案件审判的新发展
（一）商标行政案件审判的新发展
12、关于确定引证商标是否为驰名商标的时间标准应为争议商标注册申请日的认定
商标是否驰名是一个客观事实，对这一客观事实的认定往往具有滞后性，即通常是先有商标驰名的事实，后有行政或司法对该驰名事实的认定。根据我国商标法的规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。以争议商标的注册申请违反了商标法的上述规定为由请求撤销该争议商标的，撤销请求人应当提供证据证明引证商标为驰名商标。这里需要特别注意的是，此时确定引证商标是否为驰名商标的时间标准，应为争议商标的注册申请日，即撤销请求人提供的证据应当证明至少在争议商标的注册申请日前，引证商标已经构成驰名的事实。如果撤销请求人仅能证明引证商标在争议商标注册申请日后具有较高知名度，则不足以判定争议商标的注册申请违反了商标法第十三条第二款的规定。

在蒋道彪诉商标评审委员会及第三人上海日立电器有限公司（简称日立公司）商标撤销行政纠纷一案中，[12]引证商标第1053532号“海立”文字商标的申请日为1996年5月30日，获准注册日为1997年7月14日，核定使用于第7类空调压缩机商品上。争议商标第1634023号“海立HaiLi及图形”商标的申请日为2000年7月7日，获准注册日为2001年9月14日，核定使用于第11类空气调节器、空气调节装置、厨房用抽油烟机等商品上，商标权人为蒋道彪。2005年2月22日，日立公司以争议商标的注册违反商标法第十三条第二款的规定等为由，请求撤销争议商标。商标评审委员认为，在争议商标申请注册前，引证商标经过长期使用和广泛宣传，已为中国相关公众广为知晓并享有较高声誉，可以认定为驰名商标。争议商标整体上与引证商标的读音、含义均完全相同，同时鉴于“海立”具有一定的独创性，在引证商标已广为公众知晓的前提下，可以认定争议商标构成对日立公司驰名商标的复制、摹仿。蒋道彪作为家电、制冷行业同业人员，对此理应知晓，但仍以复制、摹仿的方式在空调器等商品上申请注册，容易导致相关公众对商品来源产生混淆或者误认。商标评审委员会据此裁定撤销争议商标的注册。一审法院认为，日立公司提供的证据不足以证明引证商标驰名的事实，判决撤销商标评审委员会的裁定并责令其重新作出裁定。

北京市高级人民法院认为，日立公司应当证明其引证商标在争议商标申请注册时，即在2000年7月7日之前已经成为驰名商标。为此，日立公司在商标评审程序中向商标评审委员会提交的若干证据，只有极个别能证明日立公司在1998年、1999年就使用了“海立”商标，不足以证明在2000年7月之前相关公众对该商标的知晓程度。因此，不能判定日立公司所使用的引证商标在争议商标申请注册前已经为中国相关公众广为知晓，从而达到驰名程度。北京市高级人民法院判决维持原审判决。

13、关于被代理人将与代理人商标相近似的商标指定使用在类似商品上的注册是否应予撤销的认定
商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。如果争议商标与被代理人商标完全相同且二者指定使用在相同商品或服务上，当然可以依据商标法的上述规定予以撤销，但如果与被代理人商标相似的争议商标注册使用在相同商品或服务上，或者与被代理人商标相同的争议商标注册使用在类似商品或服务上，或者与被代理人商标相似的争议商标注册使用在类似商品或服务上，可否依据商标法的上述规定予以撤销？北京市高级人民法院在最近的一份判决中给出了肯定的答案。

在上海东狮实业有限公司（简称东狮公司）诉商标评审委员会及第三人诺维普兰斯特•普兰斯蒂克•圣维蒂克股份公司商标撤销行政纠纷一案中，[13]诺维普兰斯特有限公司自1991年起在土耳其、新加坡、马来西亚和印度尼西亚等地注册了“VESBO及图”系列商标，指定使用商品为第11类管道、管道配件等水暖管件。作为诺维普兰斯特有限公司在中国上海地区的分销商，中远公司未经合法授权注册了争议商标“卫水宝VESBO及图”并转让给东狮公司，该争议商标指定使用商品为第19类非金属水管。诺维普兰斯特•普兰斯蒂克•圣维蒂克股份公司以争议商标的注册违反商标法第十五条的规定为由，请求商标评审委员会予以撤销。商标评审委员会认为争议商标的注册违反了商标法第十五条的规定，裁定撤争议商标的注册。一审法院判决维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，商标法第十五条规定的“代理人”应当包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人；“被代理人的商标”并不限于在我国注册的商标。争议商标核准使用商品为非金属水管，诺维普兰斯特股份公司的“VESBO”、“VESBO及图”商标实际使用的商品为管道、水暖管件等水暖装置等，两种商品的功能、用途基本相同，生产部门、销售渠道和销售对象也无太大差异，应当认定为类似商品。争议商标中的“VESBO及图”部分与诺维普兰斯特股份公司的“VESBO及图”商标完全相同，争议商标在“VESBO及图”下方所添加的“卫水宝”汉字并非汉语常用词组，与“VESBO”谐音且与“VESBO”一同使用，此可以认定为“VESBO”的音译。因此，争议商标与被代理人商标已构成相似商标，争议商标的注册违反了商标法第十五条的规定。北京市高级人民法院判决维持了原审判决。这里进一步指出的是，本案已经判定与被代理人商标相似的争议商标注册使用在类似商品或服务上违反商标法第十五条的规定，根据“举重以明轻”的法理原则，与被代理人商标相似的争议商标注册使用在相同商品或服务上，或者与被代理人商标相同的争议商标注册使用在类似商品或服务上，同样可以依据商标法第十五条的规定予以撤销。

14、关于直接反映商品所表现的内容的标志不具有显著性的认定
商标法第十一条第一款第三项确规定，缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。显著性是指商标所具有的区分商品或服务来源的特性，它是商标获得注册的重要前提，缺乏显著性的标志不可能取得注册。商标在作为商标使用或注册前，其可能具有一定含义，也可能不具有任何含义，但在其作为商标使用或注册后，无论其原本是否具有其他含义，都应具备区分商品或服务来源这一含义，也正是这一含义确保了该商标所必须具备的显著性。如果该商标的原本含义过于强势，使得其难以形成区分商品或服务来源的含义，则应判定该商标不具有显著性，该商标不应获得注册或者应被撤销注册。当然，在经过漫长的实际使用后，该商标取得了区分商品或服务来源这一含义后，则可以取得注册。
在四川正联实业有限责任公司（简称正联公司）诉商标评审委员会及第三人四川金海子文化发展有限公司（简称金海子公司）商标争议撤销行政纠纷一案中，[14]三星堆遗址属于世界级的文化遗产，在全世界享有很高的知名度。正联公司向商标局申请争议商标“三星堆SANXINGDUI及图形”并获得注册，指定使用商品为第六类金属纪念章、青铜制品、普通金属小雕像等。金海子公司以其不具有显著性为由，请求撤销争议商标注册。商标评审委员会认为：“三星堆”作为商标是否具有显著特征，应与具体的商品和服务相联系，争议商标使用的商品中旅游纪念品占据很大比重，在这些商品上仅以“三星堆”文字为标志，直接反映了商品所表现的内容，不易使消费者将其作为商标看待，无法起到商标应有的区分商品来源的显著特征。商标评审委员会裁定撤销争议商标。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。
北京市高级人民法院认为，争议商标核定使用的商品为第六类金属纪念章、青铜制品、普通金属小雕像等，而三星堆遗址是世界级的文化遗产，也是我国著名的旅游景点。在争议商标核定使用的商品上以“三星堆”文字为标志，直接反映了商品所表现的内容，不易使消费者将其作为商标看待，起不到商标应有的区分商品来源的作用，即“三星堆”文字用于争议商标所指定使用的商品，缺乏应有的显著特征。争议商标尽管由文字“三星堆”、拼音“SANXINGDUI ”及图形组成，但其中文字“三星堆”为主要识记和呼叫对象，故争议商标仍缺乏显著特征。虽然正联公司其对争议商标进行了使用并在一定范围内进行了宣传，但由于三星堆遗址在世界上享有极高的知名度，正联公司提供的证据不能证明其通过使用使争议商标的知名度超出了三星堆遗址本身，使相关公众将争议商标与正联公司相关联，即正联公司对争议商标的使用行为没有使争议商标产生出足够强的第二含义。北京市高级人民法院判决维持原审判决。

15、关于将商品通用的包装形式申请注册立体商标缺乏显著性的认定
根据我国商标法的规定，包括三维标志在内的任何能够将申请人的商品或服务与他人的商品或服务区别开的可视性标志，只要具有显著特征并便于识别，都可以作为商标申请注册。缺乏显著特征的标志不得作为商标注册，但原本缺乏显著性的标志可以通过使用等方式获得显著性并便于识别，则可申请为注册商标。实践中有些商品的特有包装经过长期使用后，已经成为消费者区别商品来源的标志，这样的标志就可以申请注册立体商标。但对于商品的通用包装形式，申请人如果不能证明其对该通用包装形式的使用已经获得了显著性并便于消费者识别的，则不得注册为商标。

在费列罗有限公司诉商标评审委员会驳回复审商标行政纠纷一案中，[15]费列罗有限公司向世界知识产权组织国际局提出“图形（三维标志）”商标的注册申请，并对申请商标提出领土延伸保护申请，指定国家包括中国，指定使用范围为第30类巧克力等商品。该申请商标为一个三维标志，由一个透明长方体形状的三维容器组成，该容器的正面和上面各有一个空白椭圆形标签，两空白标签由一条金红色条纹装饰带前后连接，空白标签下部有一个金色球状图案，透过该容器可以看到，其中有分两层排列的十六个放置在咖啡色纸托上、包在金色纸里、上面有一个空白椭圆形标签的球状物，其中若干球状物被空白标签所遮挡。申请商标指定使用的颜色为金黄色、红色、白色、栗色和绿色。商标局以申请商标缺乏显著特征为由，驳回申请商标在所有指定商品上的领土延伸保护申请。费列罗有限公司向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会认为，申请商标仅有指定使用商品较为常用的包装形式，难以起到区分商品来源的作用，缺乏商标应有的显著特征，已构成商标法第十一条第一款第（三）项所规定的情形，裁定维持商标局的决定。一审法院维持了商标评审委员的裁定。

北京市高级人民法院认为，缺乏显著特征的标志不得作为商标注册，但经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。仅有指定使用商品通用或者常用的包装物或者整体上不能起到区分商品来源作用的三维标志，应当认定为缺乏显著特征。本案申请商标的外观是一个透明的长方体容器，容器外有装饰带和标签，在未被装饰带和标签遮挡的部分能够看到容器内部排列的若干球状物。从整体上看，申请商标的透明长方体容器是一种通用的包装物，其上的装饰带在整个申请商标外观中所占比例不大，其标签也均为空白标签，虽然能够透过容器看到其中的金色球状物，但申请商标给相关公众带来的视觉效果主要还是有内容物的透明长方体容器，无法作为识别商品来源的标志，因此申请商标本身并不具有显著特征。费列罗有限公司并未实际使用过申请商标，其实际使用的是在显著位置标有“FERRERO ROCHER”字样的透明长方体容器及其装饰，其已不能证明不含“FERRERO ROCHER”字样的申请商标在中国大陆地区已经通过使用取得了显著特征。北京市高级人民法院维持了原审判决。

16、关于不具有其他含义的县级以上行政区划地名的汉语拼音商标不宜获得注册的认定
我国商标法第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。该规定主要是针对文字商标而言的，对于将地名拼音注册为商标的，是否应视为地名商标并受商标法上述规定的限制，实践中存在不同的观点和做法。

在广东省食品进出口集团公司（简称广东食品进出口公司）诉商标评审委员会及第三人广东省九江酒厂有限公司（简称九江酒厂）商标撤销行政纠纷一案中，[16]九江酒厂申请注册第1029013号“Jiujiang”商标，指定使用商品为第33类酒。在该申请商标初步审定公告期间，广东食品进出口公司以被异议商标“Jiujiang”系江西省九江市行政区划名，不得作为商标注册为由提起商标异议申请。商标局认为被异议商标“Jiujiang”系江西省九江市名称的汉语拼音，应当视为行政区划名称，缺乏商标注册应当具备的显著性，裁定被异议商标不予核准注册。九江酒厂不服并向商标评审委员会提起复审请求。商标评审委员会认为，县级以上行政区划地名包括该地名的全称、简称，至于地名所对应的拼音形式，则要区别具体情况对待。对于省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市以及著名的旅游城市，因其地名广为消费者所熟知，其拼音形式一般会被消费者与地名紧密联系，从而不能起到区分商品来源的作用，也即不能当作商标使用，因此上述行政区划的拼音形式应当属于现行商标法第十条第二款所规定的应予禁用的标识。本案争议商标是江西省九江市（地级市）的拼音形式，而九江市不属于省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市以及著名的旅游城市，普通消费者一般不易将争议商标与“九江”这一地名含义相联系，争议商标的注册未违反现行商标法第十条第二款的规定。商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，被异议商标“Jiujiang”虽为拼音形式，但其发音与江西省九江市的“九江”发音相同，江西省九江市属于县级以上行政区划，在被异议商标指定使用的酒类商品上使用“Jiujiang”容易使消费者误认为商品来源于江西省九江市。为避免造成产地误认，被异议商标不应予以核准注册。商标评审委员会和原审判决对被异议商标“Jiujiang”准予注册的依据不足。北京市高级人民法院判令商标评审委员会重新做出裁定。

17、关于包含地名的商标具有其他含义可以获得注册的判定
我国商标法第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但地名具有其他含义的除外。所谓地名具有其他含义是指，地名作为词汇具有确定含义且该含义强于地名的含义并不会导致对公众的误导；所谓其他含义强于地名含义是指一般公众在认知该标志时，首先联想到的不是其所表征的地名，而其他含义。如“黄山”不仅可以指黄山市，还可以指作为著名旅游胜地的黄山，而且社会公众在看到“黄山”时首先联想到的往往是其作为山的含义，而不是其作为城市地名的含义。将包含地名的商标申请注册时，如果该商标整体上使社会公众首先联想到的不是该地名，而是其他含义，则可表明该商标的其他含义强于其所包含的地名含义。

在广东省食品进出口集团公司（简称广东食品进出口公司）诉商标评审委员会及第三人广东省九江酒厂有限公司（简称九江酒厂）商标撤销行政纠纷一案中，[17]九江酒厂提出申请注册第1029012号“九江雙”商标，指定使用商品为第33类酒。在其初步审定公告期间，广东食品进出口公司以被异议商标中的“九江”系江西省九江市行政区划名等为由提起商标异议申请。商标局认为“九江”属于县级以上行政区划的地名，不得作为商标注册，裁定被异议商标不予核准注册。九江酒厂不服并向商标评审委员会提起复审请求。商标评审委员会认为，“九江双蒸”酒源出广东省南海市九江镇，是九江镇具有一百多年历史的传统特产。九江酒厂成立后继承了“九江双蒸”酒这一传统特产的生产。经过长期在中国大陆市场上的使用、宣传和独家销售，“九江双蒸”已经成为九江酒厂的知名商品特有名称，不会误导消费者将其与江西省九江市的行政区划名称相联系，其作为一个整体已经能够起到区分商品生产者的作用，具备了商标应有的显著特征。争议商标“九江双”用在酒商品上易被消费者理解为“九江双蒸”的简称。商标评审委员会准予争议商标核准注册。一审法院判决维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，“九江”系江西省九江市的行政区划名称，“双蒸”系酿酒工艺名称，但“九江双蒸”经过长期使用在相关公众中已经形成一个特定称谓，用以表示广东省佛山市南海区九江镇所出产的一种特定的米酒，而不再表示县级以上行政区划名称或者一种酿酒工艺，因此“九江双蒸”经过使用已经成为知名商品的特有名称。被异议商标“九江雙”容易被相关公众认为是“九江双蒸酒”的简称，在“九江双蒸”具有可以作为商标注册的显著特征的情况下，被异议商标“九江雙”也同样具有区分商品来源的功能和显著特征，可以用在酒类商品上作为商标申请注册。北京市高级人民法院判决维持原审判决。


18、关于在商品上使用商标同时构成在相关服务上使用的判定

商标权人虽然可以禁止他人在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或相似的商标，但其却仅在其指定使用的商品或服务上享有专用权，且商标权人在其指定商品或服务上使用其注册商标通常不能视为在相同或类似商品上的使用。但是，商标权人在生产出使用其注册商标的商品后自行提供给最终消费者，且将该商品提供给消费者的服务本身是可以申请注册商标的，则该指定使用在商品上的注册商标可能构成使用于特定服务的未注册商标。该未注册商标在具备一定知名度后，他人在该服务上抢先申请注册该商标的行为，可能被判定为以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定知名度的商标。

在罗芝诉商标评审委员会及第三人山东石蛤蟆餐饮娱乐有限公司（简称石蛤蟆餐饮公司）商标撤销行政纠纷一案中，[18]石蛤蟆餐饮公司经营的“石蛤蟆水饺”成为当地名吃且有七十余年的历史，其拥有的“石蛤蟆”商标于1995年11月申请注册，并于1997年5月被核准注册，指定使用商品为饺子、小包子、盒饭、八宝粥、豆包、年糕、元宵、春卷等。在“石蛤蟆水饺”近百年的发展历史中一直采用现包现煮现吃的传统服务方式，并在顾客就餐时送椒汤一碗，以顺应“原汤化原食”的地方民间风俗。罗芝于1998年8月14日申请注册争议商标“石蛤蟆及图”商标，并于2000年1月7日被核准注册，核定使用服务为第42类餐馆、自助餐馆、快餐馆、旅馆、咖啡馆。2004年12月30日，石蛤蟆餐饮公司依据商标法第二十八条、第三十一条、第四十条第一、二款的规定向商标评审委员会提出撤销争议商标注册的申请。罗芝认为石蛤蟆餐饮公司的在先商标使用在饺子等商品上，其并未在第42类餐馆等服务上在先使用争议商标或相似商标。商标评审委员会认为，罗芝与引证商标的历史无任何关联。其明知“石蛤蟆”水饺是当地名吃，有较高知名度且未在餐饮服务上注册，抢先在餐馆等服务上注册争议商标，其目的是借引证商标在历史上积累的良好信誉牟取不当利益。同时，鉴于“石蛤蟆”水饺的知名度及传统经营方式，争议商标在餐馆等服务上的注册和使用，极易使相关公众对其服务来源产生混淆误认。因此，争议商标的注册行为违反了商标法第三十一条的规定。商标评审委员裁定撤销争议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员的裁定。

北京市高级人民法院认为，罗芝与引证商标的历史无任何关联，而石蛤蟆餐饮公司是“石蛤蟆”商标和“石蛤蟆水饺”声誉的承继人。引证商标虽未在餐馆等服务项目上注册，但其历史上一直在餐馆中作为一种特色食品名称使用，并为当地消费者熟知。在罗芝明知“石蛤蟆水饺”是当地名吃、有较高知名度且未在餐饮服务上注册后，抢先在第42类餐馆等服务上注册与石蛤蟆餐饮公司在先使用的“石蛤蟆”未注册商标相似的争议商标，其行为侵害了引证商标在历史上积累的良好信誉，构成抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标，应予撤销。北京市高级人民法院二审判决维持原判。

19、关于商标法第四十一条第一款中“其他不正当手段”应指绝对禁止注册事由的判定

商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”如何判定该规定中的“其他不正当手段”在司法实践中颇有争议。一种意见认为，2001年商标法区分了绝对禁止注册的理由和相对禁止注册的理由，绝对禁止注册的理由是对涉及社会公共利益、公共秩序、善良风俗等的标志禁止任何人将之垄断为自己的商标注册、使用的理由；相对禁止注册的理由是对因侵害他人在先民事权益而申请商标注册的，在他人提出异议或申请撤销时，对该商标不予核准、撤销注册的理由。商标法第四十一条第一款中“以其他不正当手段取得注册”仅应属于绝对禁止注册的理由。相反意见认为，“以其他不正当手段取得注册”的行为属于侵犯他人合法在先权益、破坏公平竞争市场秩序的行为，该规定是依据诚实信用原则所作的兜底性规定，在无法适用商标法的其他具体规定，又确实需要撤销争议商标的情况下予以适用。应当说上述两种意见都有一定道理，北京法院过去的相关判例也曾多次徘徊在两者之间。但是，在总结多过去审判经验的基础上，北京市高级人民法院的最新判例明确选择了第一种做法，即商标法第四十一条第一款中“其他不正当手段”是指损害公共秩序或者公共利益的行为，而不包括仅损害他人在先民事权益的行为。

在郑州市帅龙红枣食品有限公司（简称郑州帅龙公司）诉商标评审委员会及第三人河南省新郑奥星实业有限公司（简称新郑奥星公司）商标撤销行政纠纷一案中，[19]郑州帅龙公司于2001年8月20日申请注册争议商标“真的好想你ZHENDEHAOXIANGNI”，并于2002年12月7日获准注册，指定使用商品为第32类，包括：果茶（不含酒精），茶饮料（水），果汁饮料（饮料），蔬菜汁（饮料），酸梅汤，乳酸饮料（果制品，非奶），矿泉水，啤酒，汽水，饮料制剂。新郑奥星公司从1999年就开始在第29类枣片商品上使用“好想你”商标。2006年2月21日，新郑奥星公司以郑州帅龙公司注册争议商标的行为违反了商标法第三十一条和第四十一条第一款的规定为由，请求商标评审委员会撤销争议商标的注册。商标评审委员会认为，“好想你”是新郑奥星公司使用在先并具有一定的名度的商标，郑州帅龙公司与新郑奥星公司处于同一地域、从事同一行业，其已知悉新郑奥星公司的“好想你”商标，理应知晓新郑奥星公司使用“好想你”商标的情况，却在第32类果茶等商品上注册争议商标。由于争议商标与“好想你”文字构成相似，在含义上有递进关系，而争议商标指定使用的商品与新郑奥星公司在先使用的商品具有基本相同的功能、用途、销售渠道，均属于食品加工行业，双方实际生产经营状况可能使消费者产生混淆和误认，郑州帅龙公司的行为违反了诚实信用原则，损害了新郑奥星公司的合法权益，属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为。商标评审委员裁定撤销争议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，引证商标实际使用在枣片商品上，争议商标核定使用在第32类的果茶等商品上，二者虽均属于食品类，但其在功能、用途、生产部门、消费对象和销售渠道方面存在一定差异。商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”涉及的是损害公共秩序或者公共利益的行为，一审法院及商标评审委员会以争议商标的注册损害新郑奥星公司的权益为由，依据该款撤销争议商标注册的做法是错误的。北京市高级人民法院判决撤销一审判决和商标评审委员会的裁定，责令商标评审委员会重新做出裁定。

（二）商标民事案件审判的新发展

20、关于数个独立商标组合形成的新商标不能当然地承受原商标声誉的认定

商标是区分商品或服务来源的商业标记，区分功能是商标最为重要也是其最基本的功能。商标的区分功能源于商标的使用，而商标的使用必然以商标的有效存在及其被实际使用于特定商品或服务为前提。如果某一商标系由多个组成部分共同组成的组合商标，且其每个组成部分原本就是在先注册并使用的独立商标，则作为每个组成部分的独立商标所累积的声誉能否顺延到该在后使用的组合商标？相反的情形是，如果组合商标是在先注册并使用的商标，后来该组合商标的各个组成部分又被分别作为单独商标使用，则该组合商标累积的声誉能否顺延到每一个单独商标？首先可以肯定的是，上述组合商标与各单独商标如果从整体上看差别较大并不构成近似，或者其指定使用的商品或服务属于既不相同也不类似的商品或服务，则应当判定该组合商标与各单独商标为既不相同也不相似的商标，在先商标所累积的声誉当然不能顺延至在后商标。因此，这里主要研究的问题是，该组合商标与单独商标具有相似性，当二者指定使用在相同或类似商品或服务上时，容易造成消费者的混淆，即该组合商标与每一个单独商标均应构成相似商标，此时在先使用的组合商标或单独商标所累积的声誉能否等同于或者顺延至在后使用的单独商标或组合商标？从北京市高级人民法院的审判实践来看，至少在消费者未将二者等同前，答案应当是否定的。

在鳄鱼恤有限公司诉葛昌能及北京新世纪服装商贸城市场有限公司侵犯商标专用权纠纷一案中，[20]鳄鱼恤公司于1986年3月30日分别取得了 “鳄鱼恤”及“CROCODILE”两项注册商标专用权，均指定使用于第25类衬衫、裤子、汗衫及其他衣服等商品。2003年11月17日，鳄鱼恤公司向国家商标局申请注册“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标，申请类别是第25类“服装”，申请的商品项目包括服装、鞋、帽等。该商标注册申请目前尚未获得核准。2004年9月鳄鱼恤公司启用“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标。葛昌能系新世纪公司所有的服装市场的摊位承租人，该摊位出售了带有“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”标识的羊毛衫。鳄鱼恤有限公司在起诉两被告侵犯“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的同时，还提供了大量证明“鳄鱼恤”及“CROCODILE”具有一定知名度的证据，并以“鳄鱼恤”及“CROCODILE”两商标的知名度来证明“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的知名度，同时请求认定“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”为驰名商标。一审法院判定侵权成立，但认为鳄鱼恤公司的证据不能证明“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标已经驰名，拒绝认定该商标为驰名商标。

北京市高级人民法院认为，鳄鱼恤公司提供的证据不能证明“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的宣传持续时间、程度和地理范围；其也没有提供将“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标与“鳄鱼恤”、“CROCODILE”两项注册商标一并宣传并使消费者知晓其传承关系的足够证据，故鳄鱼恤公司使用“鳄鱼恤”、“CROCODILE”两项注册商标所积累的声誉尚不能等同于“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的声誉。鳄鱼恤公司提起本案诉讼时“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标使用的持续时间也不长，依据现有证据尚不足以认定“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标已经取得了“鳄鱼恤”、“CROCODILE”两项注册商标的声誉，故不宜判定“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”为驰名商标。北京市高级人民法院判决维持原审判决。

21、关于未在中国实际使用的商标可否认定为驰名商标的认定

驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。根据中国商标法第十四条的规定，驰名商标的认定应当考虑以下因素：相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围、该商标作为驰名商标受保护的记录以及该商标驰名的其他因素。其中商标的实际使用对驰名商标的认定具有最为重要的意义，这不仅是因为对商标的使用是实现商标基本功能的前提和基础，同时也是创造和累积商标价值的重要途径和方式。对于未在中国实际使用过的商标，或者说商标持有人未在中国使用过其商标却又申请认定该商标为驰名商标的，一般不得认定为驰名商标。

在辉瑞有限公司(简称辉瑞公司)、辉瑞制药有限公司（简称辉瑞制药公司）诉北京健康新概念大药房有限公司（简称新概念公司）、上海东方制药有限公司（简称东方公司）破产清算组、广州威尔曼药业有限公司（简称威尔曼公司）不正当竞争及侵犯未注册驰名商标权纠纷一案中，[21]1997年11月28日，辉瑞公司在中国注册了第1130739号“VIAGRA”文字商标，指定使用的商品为第5类人用药、医用制剂。辉瑞公司还在中国香港、台湾地区获得了“伟哥”繁体文字注册商标申请。1998年8月12日，辉瑞公司向商标局申请注册“伟哥”商标，商标局以威尔曼公司于1998年6月2日在先申请注册的第1911818号“伟哥”商标为由，决定驳回其注册申请。辉瑞公司不服该驳回决定并提出复审请求，目前该复审请求仍在审查之中。同时，辉瑞公司就威尔曼公司在先申请注册的第1911818号“伟哥”商标提出异议申请，目前商标局尚未作出处理决定。辉瑞公司及辉瑞制药公司至今亦未在中国大陆地区使用“伟哥”商标。针对中国大陆部分媒体在1998年9月至11月期间有关“伟哥”的报道，辉瑞公司曾声明其生产的药品的正式名称为“VIAGRA”。两原告认为“伟哥”系其未注册驰名商标，三被告生产、销售的“伟哥”药品的行为侵犯了其未注册驰名商标权。一审法院认为“伟哥”不构成未注册驰名商标，判决驳回了两原告的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，虽然辉瑞公司在香港及台湾地区申请注册了“伟哥”繁体文字商标，但根据商标独立保护原则，辉瑞公司在中国内地并不对“伟哥”商标享有权益。大陆媒体在1998年9月至11月期间的有关报道中虽然多将“伟哥”与“Viagra”相对应，但上述报道均系媒体所为而并非两原告所为，辉瑞制药公司亦声明其研发生产的药品“Viagra”的中文正式名称为“万艾可”，故有关媒体将“Viagra”称为“伟哥”不能反映两原告当时的真实意思，亦不能将媒体的相关报道视为两原告实际使用“伟哥”商标的行为，且媒体报道亦不足以证明“伟哥”在中国有较高的知名度和声誉。由于两原告未在中国大陆实际使用“伟哥”商标，亦不能证明其“伟哥”商标在中国大陆已具有较高知名度，故不能认定“伟哥”为两原告在中国大陆地区的未注册驰名商标。北京市高级人民法院维持了原审判决。

22、关于销售时不致导致消费者混淆的行为不侵犯他人商标权的认定

商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。对于立体商标而言，该规定中的“商标近似”，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。这就是说，消费者对产品来源的误认或者产生某种联想是判定商标是否近似的重要因素，而消费者对商品来源的混淆可以分为售时混淆和售后混淆。售时混淆是指在销售商品时也就是消费者购买商品时产生的混淆，售后混淆则是指消费者在购买商品以后的使用或其他过程中产生的混淆。对于仅有售时混淆和同时包含售时混淆和售后混淆的情形来说，通常可以认定为侵犯商标权，但对于没有售时混淆而仅有售后混淆的情形，可否认定侵犯他人商标权，应当说在司法实践中具有较大争议。北京市高级人民法院在最近的判决中对这一问题给出了明确的意见。

在辉瑞产品有限公司（简称辉瑞产品公司）、辉瑞制药有限公司（简称辉瑞制药公司）诉北京健康新概念大药房有限公司（简称新概念公司）、江苏联环药业股份有限公司（简称联环公司）广州威尔曼药业有限公司（简称威尔曼公司）侵犯商标专用权纠纷一案中，[22]辉瑞产品公司系第3110761号菱形立体注册商标（即涉案立体商标）的权利人，指定使用商品为第5类医药制剂、人用药等。辉瑞产品公司许可辉瑞制药公司使用涉案立体商标。三被告生产并销售的被控侵权药品的包装盒上载明药品名称为“甲磺酸酚妥拉明分散片”，用于治疗男性勃起功能障碍。该药品的包装盒正、反面标有“伟哥”和“TM”字样，并标明了生产日期和生产厂家，上述“伟哥”两字有土黄色的菱形图案作为衬底。该包装盒内药片的包装为不透明材料，其上亦印有“伟哥”和“TM”、“江苏联环药业股份有限公司”字样，药片的包装有与药片形状相应的菱形突起。该药片为浅蓝色、近似于指南针形状的菱形，并标有“伟哥”和“TM”字样。威尔曼公司1998年6月2日向商标局申请注册“伟哥”文字商标，使用商品包括人用药。目前该申请尚未被核准注册。一审法院认为，被控侵权产品与原告商标构成近似。尽管在实际销售时，由于被控侵权药片的包装为不透明材料，消费者看不到药片的外表形态，但商标的功能和价值不仅仅体现在销售环节中用以区分不同的生产者，还在于体现生产者的信誉和商品声誉。知道原告商标的消费者在看到被控侵权产品时，会因为两者的形状、颜色近似而认为被控侵权产品与两原告存在某种联系，进而产生误认。一审法院判定三被告生产、销售被控侵权产品的行为侵犯了原告商标权。

北京市高级人民法院认为，商标是商品的生产者或者经营者在其生产、加工或销售的商品上以文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合等所制作的一种标识，以此证明该商品的特定身份并区别于其他商品，即商标是一种能够将某一企业的商品或服务与其他企业的商品或者服务区分开的标识。本案联环公司生产的“甲磺酸酚妥拉明分散片”药片在由新概念公司销售时，药片包装盒和药片包装已明显起到表明商品来源和生产者的作用。虽然该药片的包装有与药片形状相应的菱形突起、包装盒上“伟哥”两字有土黄色的菱形图案作为衬底，但消费者在购买该药品时并不能据此识别该药片的外部形态。这就是说，由于包装于不透明材料内的药片在销售时并不能起到表明其来源和生产者的作用，即便该药片的外部形态与辉瑞产品公司的涉案立体商标相同或相近似，但消费者在购买该药品时不会与辉瑞产品公司的涉案立体商标相混淆，亦不会认为该药品与辉瑞产品公司、辉瑞制药公司存在某种联系进而产生误认，故联环公司的涉案使用行为不构成对辉瑞产品公司涉案立体商标权的侵犯。因此，三被告的涉案行为并未构成对辉瑞产品公司商标专用权的侵害，也未损害辉瑞制药公司的利益。北京市高级人民法院改判撤销一审判决并驳回两原告的诉讼请求。

23、关于对将他人在先注册商标申请为外观设计专利的行为能否通过民事诉讼予以救济的认定

商标法第五十二条在明确规定了四种侵犯注册商标专用权的行为后，同时规定了兜底条款，即“（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为也可能构成侵犯注册商标专用权的行为”。商标法实施条例第五十条规定了两种属于该兜底条款的情形：（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条进一步规定了三种属于该兜底条款的情形：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。商标法实施条例及司法解释的上述规定对商标法第五十二条兜底条款提供了例示。将他人在先注册商标作为主要设计元素申请外观设计专利，并不属于商标法第五十二条、商标法实施条例及司法解释所明示的侵犯商标权行为。那么，能否通过民事诉讼对这种行为提供救济呢？

在路易威登马蒂利股份有限公司诉王军侵犯注册商标专用权纠纷一案中，[23]路易威登马利蒂公司系在先注册的第241000号“路易威登”、第241081号“LV”、第1106237号图形和第1106302号图形四个注册商标的权利人，其指定使用商品均为第18类旅行包、背包，手提包、购物袋、公文包（箱）等。王军向中华人民共和国国家知识产权局申请了名称为“手提袋”的第02367907.7号外观设计专利并已获得授权，该专利主视图突出使用的文字和图形分别与路易威登马利蒂公司的上述四个注册商标的文字和图形相同。路易威登马利蒂公司以王军未经其许可，抄袭其注册商标并将之简单附加在手提袋形状上申请的外观设计专利，与其注册商标专用权存在冲突并侵犯其注册商标专用权为主要理由，请求法院判令王军不得使用第02367907.7号名称为“手提袋”的外观设计专利产品。一审法院认为，王军申请第02367907.7号外观设计专利的行为已构成我国商标法第五十二条第（五）项中“其他侵犯注册商标专用权的行为”，判决王军不得使用该外观设计专利产品。

北京市高级人民法院认为，我国专利法第二十三条规定，授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。专利法实施细则第六十五条第三款规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”上述规定表明，授予专利权的外观设计侵犯在先权利的，可以不经宣告外观设计专利无效而直接认定其侵权，不受经行政程序取得的权利必须经行政程序方可否定其效力的一般规则的限制，其经行政程序取得的权利不能成为阻却违法的事由，而宣告该外观设计专利权无效恰恰以“提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决”为前提条件或者前置程序。本案路易威登马利蒂公司涉案四个注册商标核定使用的商品为手提包、购物袋等，与王军第02367907.7号外观设计专利的产品手提袋在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面均相同，应认定为类似商品。第02367907.7号外观设计专利产品主视图上突出使用的文字和图形分别与路易威登马利蒂公司四个注册商标的文字和图形相同，王军在其外观设计专利产品上的这种突出使用行为起到了标示商品来源的作用，已经构成了在同一种和类似商品上使用与路易威登马利蒂公司上述注册商标相同商标的行为。虽然本案并无证据显示王军已实际将其外观设计专利产品投入市场使用，但其一旦投入市场即会不可避免地造成相关公众的混淆误认，给路易威登马利蒂公司的上述注册商标专用权造成侵害。北京市高级人民法院遂维持了原审判决。

24、关于对虽未在我国大陆地区从事商业行为但存在能够使相关公众将该商业行为与特定商标联系起来的非商业活动时可视为使用该商标的认定

使用是创立、维持和扩展商标价值最为重要的方式，对于注册商标来说，使用还具有维持注册的意义，即注册商标在一定时期内未实际使用可能导致被撤销注册。商标法中的商标使用，包括但不限于将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。对于某些出于特定原因不能在我国大陆地区实际使用的未注册商标，如果当事人通过义卖、预展、慈善事业、广告宣传等活动，已经能够使相关公众将该未注册商标与其特定服务联系起来的，可以视为该商标在我国大陆地区已经使用。

在苏富比拍卖行诉四川苏富比拍卖有限公司（以下简称四川苏富比公司）侵犯商标权纠纷一案中，[24]苏富比拍卖行1744年在伦敦成立，主要经营古董、字画等高端艺术品的拍卖。1995年1月21日，苏富比拍卖行经核准注册了“SOTHEBY’S”商标，核定使用服务项目为第35类拍卖，目前该商标为有效注册商标。2006年9月，苏富比拍卖行在第35类拍卖上申请注册“苏富比”和“SOTHEBY’S”商标，但尚未被核准。从上个世纪70年代以来，苏富比拍卖行开始在我国香港地区的拍卖服务中使用“苏富比”标志，在我国大陆地区则出于拍卖法、文物保护法等法律的限制，至今未实际从事商业性拍卖活动。但从上个世纪80年代起，苏富比拍卖行多次在我国大陆地区举办非商业性拍卖、拍卖预展等活动。苏富比拍卖行亦在大陆地区设立了代表处，并发布了大量的广告宣传。四川苏富比公司成立于2003年12月5日，其经营范围主要为各种拍卖服务。2004年以来，四川苏富比公司从事了书画作品、房地产等拍卖活动，其在拍卖活动与网络及平面宣传中，多次使用“苏富比”、“SOTHEBY”标识。苏富比拍卖行在起诉被告侵权的同时，请求确认“苏富比”为其未注册驰名商标。四川苏富比公司主张苏富比拍卖行从未在大陆地区的商业性拍卖服务中使用“苏富比”、“SOTHEBY”标识，故其使用“苏富比”、“SOTHEBY”标识的行为不会造成混淆。一审法院认为“苏富比”具有较高知名度，认定其为原告未注册的驰名商标，并判定侵权成立。

北京市高级人民法院认为，商标法意义上的商标使用行为是在商业活动中为表示商品或服务来源、使相关公众区分同种商品或服务的不同提供者的行为。苏富比拍卖行虽然因为我国拍卖法、文物保护法等法律的限制未在我国大陆实际从事商业性拍卖活动，但是通过义卖、慈善性拍卖、预展、广告宣传等活动已经能够使相关公众知晓其为拍卖服务的提供者，因此足以认定苏富比拍卖行在我国大陆已经实际使用“苏富比”商标，而且苏富比拍卖行上述使用“苏富比”商标的行为并未违反我国拍卖法、文物保护法的禁止性规定。现有证据足以证明苏富比拍卖行与“苏富比”商标的联系及该商标的知名度，可以将“苏富比”商标认定为驰名商标。北京市高级人民法院判决维持原审判决。

三、著作权案件审判的新发展

25、关于建筑作品的认定和保护

著作权法所称作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果，可以分为文学艺术作品、自然科学作品、社会科学作品和工程技术作品等类型，其中建筑作品是著作权法所保护的一种作品形式。根据现行著作权法实施条例的规定，建筑作品是指“以建筑物或构筑物形式表现的作品”。建筑作品中的建筑物，仅仅指外观、装饰或设计上含有独创成分的建筑物。一幢建筑物给人的第一个印象，是它的外观；而它的外观则是建筑设计师一定美学构思的表达形式；这种表达形式可能被他人复制并借此营利，所以应当由其创作者享有版权并得到某种程度的保护。因此，建筑作品以其外观，包括线条、装饰、色彩等来体现；建筑作品受到保护的，仅仅是有关建筑物外观的设计。构成建筑作品，同样需要具备独创性，司空见惯的纯粹以实用为目的而建造的“火柴盒式”楼房、根据常规设计建造的楼房、建筑工地中为建筑工人临时搭建的工棚等，缺乏独创性或没有任何艺术美感，不是建筑作品。另外，建筑材料、技术方案等不属于建筑作品受保护的范围，为功能所决定的外观亦不应得到保护。

在保时捷股份公司（简称保时捷公司）诉北京泰赫雅特汽车销售服务有限公司（简称泰赫雅特公司）侵犯著作权纠纷一案中，[25]保时捷公司委托他人创作了该公司的建筑设计，并要求其在全球各地的销售商都统一采用该设计建造销售店面。这种建筑物外部具有如下特征：1、该建筑正面呈圆弧形，分为上下两个部分，上半部由长方形建筑材料对齐而成，下半部为玻璃外墙。2、该建筑物入口部分及其上方由玻璃构成，位于建筑物正面中央位置；入口部分上方向建筑物内部缩进，延伸直至建筑物顶部；建筑物入口及其上方将建筑物正面分成左右两部分，左侧上方有“PORSCHE”字样，右侧上方有“百得利”字样。3、该建筑物的后面和右侧面为工作区部分，呈长方形，其外墙由深色材料构成，该材料呈横向带状。4、建筑物展厅部分为银灰色，工作区部分为深灰色。保时捷公司在中国的销售商北京保时捷中心的建筑物采用了该设计。泰赫雅特公司的主要经营范围为进口TechArt（泰赫雅特）品牌汽车销售，其经营地泰赫雅特中心建筑外观基本具备保时捷公司主张权利的北京保时捷中心建筑作品的特征1、2、3，其与北京保时捷中心的外部特征区别在于：建筑物整体下方有约一米高的高台；建筑物左侧弧形下方并非玻璃外墙，且该区域有较大空间，便于汽车停放，建筑物左右两侧均加有栏杆；建筑物的左侧面为工作区部分，与北京保时捷中心展厅与工作区相比呈反向布局；建筑物左侧上方有“泰赫雅特”字样，右侧上方有“TECHART”字样；建筑物展厅部分为灰黑色，工作区部分为银灰色。一审法院认为，北京保时捷中心建筑作品系保时捷公司享有著作权的建筑作品，泰赫雅特中心建筑侵犯了该著作权，并判决其承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。

北京市高级人民法院认为，建筑作品是指以建筑物或者构筑物形式表现的具有审美意义的作品。建筑物本身作为我国著作权法保护的客体，其外观应当具有独创的设计成分，并具有美感和独创性。建筑作品所保护的应当是该建筑作品在外观、造型、装饰设计上包含的独创成分，未经建筑作品著作权人许可复制其作品构成侵犯著作权的行为。北京保时捷中心建筑整体采用圆弧形设计，上半部由长方形建筑材料对齐而成，下半部为玻璃外墙；该建筑的入口将建筑物分为左右两部分，入口部分及上方由玻璃构成；长方形工作区与展厅部分相连，使用横向带状深色材料；该建筑展厅部分为银灰色，工作区部分为深灰色。上述综合特征表明，北京保时捷中心建筑作品具有独特的外观和造型，富有美感，具有独创性，属于我国著作权法所保护的建筑作品。泰赫雅特中心建筑外观基本具备保时捷公司主张权利的北京保时捷中心建筑作品的特征1、2、3，北京保时捷中心建筑作品的特征3涉及的工作区部分的设计属于汽车4S店工作区必然存在的设计，其外部呈现的横向带状及颜色与所用建筑材料有关，并非保时捷中心建筑的独创性成分，应当排除在著作权法保护之外。就建筑整体而言，北京保时捷中心建筑作品的特征1、2构成了两个建筑的主要或实质部分。虽然泰赫雅特中心建筑下方多出一个高台、建筑物左右两侧均加有栏杆，但是并不能否定二者实质上的近似。北京市高级人民法院遂维持了原审判决。

26、关于对提供“点对点”（即P2P）平台服务适用法律依据的认定

国务院《信息网络传播权保护条例》第二十三条对提供接入服务、传输服务、缓存、信息存储空间、搜索引擎和链接服务作了规定，但却没有对提供P2P平台服务的行为作出任何规定，由此产生了对这类行为应如何适用法律调整的问题。

在迪志文化出版有限公司（简称迪志公司）诉北京百度网讯科技有限公司（简称百度公司）、黄一孟侵犯软件作品网络传播权纠纷一案中，[26]迪志公司系名称为“《文渊阁四库全书电子版》原文及全文/标题检索版软件v1.0”作品的著作权人。黄一孟开办的Verycd. com网站上设有资源频道，向用户提供便于检索的分类，列明了每个频道可供分享的用户下载文件的数量和大小，并对用以交换的资源内容进行介绍和宣传。该网站介绍了《文渊阁四库全书文本数据光盘》的名称、内容简介、资源分类、容量、参考定价、官方网站等内容，并提供名称为eMule的P2P软件，该软件的主要用途是下载包括《文渊阁四库全书文本数据光盘》在内的该网站资源频道中所列的内容。百度公司为Verycd. com网站提供了链接服务，在得知该网站可能涉及侵权后，百度公司断开该网站的链接路径。一审法院认为，百度公司与黄一孟未经迪志公司许可，利用网络传播迪志公司的《文渊阁四库全书电子版》软件作品。百度公司自得知迪志公司主张《文渊阁四库全书电子版》软件作品著作权后已经断开了与该作品相关的链接地址，其不承担赔偿责任。黄一孟作为Verycd.com网络经营者，在迪志公司起诉后，仍未停止提供链接行为，已构成明知被链接的作品侵权仍予链接的侵权行为，侵犯了迪志公司的信息网络传播权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事法律责任。

北京市高级人民法院认为，根据我国民法通则的规定，行为人对因过错给他人人身、财产造成损害的行为应当承担民事责任。网络服务提供者通过网络参与他人侵犯著作权行为，或者通过网络教唆、帮助他人实施侵犯著作权行为的，追究其与其他行为人或者直接实施侵权行为人的共同侵权责任。本案黄一孟在提供网站平台的过程中，按照自己的主观意志，在verycd.com网站上对用以交换的资源内容进行整理编排并进行分类，说明其对搜索结果是否涉嫌侵权有较高的预见和判断能力；verycd.com网站页面关于《文渊阁四库全书文本数据库光盘》的介绍详细披露了该软件的文件容量以及参考价格，该软件容量之大、价格之贵的事实显而易见，但用户却能够通过该网站提供的平台和便利条件免费获得，故黄一孟应当知道在该网站传播平台上的《文渊阁四库全书文本数据库光盘》系未经著作权人授权。黄一孟亦不能证明提供涉案作品的上载用户系合法授权，也不能证明其曾采取任何措施避免涉案侵权作品通过其传播平台进行传播。因此，黄一孟的涉案行为在主观上应属故意，构成帮助侵权，依据2004年1月1日施行的《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，应当依法承担停止侵害、赔偿损失的法律责任。

27、关于区分不同的链接以准确适用《信息网络传播权保护条例》第二十三条的认定

所谓链接，即通过在网络服务器某信息标题后放置存在该信息的网络地址，用户点击该信息标题后，网络服务提供者自动提供出该信息的内容，并在用户的显示器上显示出来，该信息既可以存放在本网站上，也可以存放在其他网站上。因此，链接既有“外链”，也有“内链”，还有页面链接、深层链接、加框链接等形式。根据《信息网络传播权保护条例》第二十三条的规定，网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据依法及时规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任。虽然上述规定就提供搜索或者链接服务的网络服务提供者的免责条件作了规定，但并非所有的“链接”都属于该条规定所定义的范围。该条所指的链接，是指根据内容提供者或者其他服务对象的指令，通过互联网自动提供信息的链接服务。他们只是以设施、技术为信息的传播提供通道、媒介，对内容提供者的信息进行定位、查询，帮助用户迅速发现、找到和获得信息。因此，这种链接只是在用户和内容提供者之间起到桥梁的作用。因此，应当区别所谓的链接是属于内链还是外链，是仅起定位、查询作用的链接，还是以链接的名义行内容服务之实，从而准确界定其地位，适用法律。

在安乐影片有限公司（简称安乐公司）诉普信通（北京）科技有限公司（简称普信通公司）侵犯著作权纠纷一案，[27]安乐公司享有电影《霍元甲》在中国大陆地区的信息网络传播权，普信通公司是www.chinavb.com.cn网站的所有者和经营者，在该网站提供的“快速搜索”服务栏目中输入“霍元甲”并点击“搜索”，即进入520mov.com（我爱电影）网站，IE浏览器标题栏显示：“ChinaVB-我爱电影｜www.520mov.com……”，屏幕上出现“影片名称”为“霍元甲”、“主演”为“李连杰”等的搜索结果项。点击“霍元甲”进入相应页面，该网页载有电影《霍元甲》的基本情况介绍，点击“播放列表CD1”即可播放该电影，该播放页面右上角显示有“ChinaVB 宽带服务第一门户”的标志，IE浏览器标题栏显示：“http://520mov.chinavb.com.cn - 霍元甲……”。普信通公司曾与锐进公司签订协议，约定锐进公司向普信通公司提供包括电影、电视剧、综艺节目业务的“宽频娱乐包月”业务，普信通公司用户使用ChinaVB的用户名和密码注册登录后，无须再次注册、登录，即可直接享受宽频娱乐包月应用服务；普信通公司为该业务提供二级域名http：//520MOV.ChinaVB.com.cn及相应技术支持。上述520mov.com上播放的电影《霍元甲》即系由锐进公司根据该协议提供给普信通公司。普信通公司据此主张其提供的服务仅限于信息网络传播权保护条例规定的自动接入和链接，应适用该规定的安全港规则。一审法院认为普信通公司的该主张不能成立，其行为已构成侵权并应承担相应的法律责任。

北京市高级人民法院认为，由于普信通公司用户使用ChinaVB的用户名和密码注册登录后，无须再次注册、登录，即可直接享受包括电影服务在内的宽频娱乐包月应用服务；用户登陆ChinaVB网站后即可直接链接到520MOV网站，并可播放涉案电影；ChinaVB网站首页及该网站登录界面显示有“ChinaVB 宽带服务第一门户”标志，播放涉案电影时的网页显著位置显示有该标志，而普信通公司系ChinaVB.com.cn网站的所有者、经营者，520MOV（我爱电影）网站的网址520mov.chinavb.com.cn系chinavb.com.cn的二级域名，故虽然涉案电影是通过链接到案外人锐进公司的服务器上才进行播放，但该链接并非信息网络传播权保护条例第二十三条规定的“链接服务”，520MOV网站实为ChinaVB网站的一个栏目，普信通公司作为ChinaVB网站的所有者和经营者，应当对ChinaVB网站内的侵权行为承担相应的民事责任。北京市高级人民法院遂维持原审判决。

28、关于以搜索框输入关键词的搜索方式向网络用户提供MP3搜索服务是否构成侵犯信息网络传播权的认定

信息网络传播行为是指将作品上传至或以其他方式将作品置于向公众开放的网络服务器中，使公众可以在选定的时间和地点获得作品的行为。网络服务提供者不承担赔偿责任的前提是对其搜索或者链接的作品、表演、录音录像制品是否侵犯他人著作权或者相关权利既不明知也不应知，如果有证据证明网络服务提供者明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权仍链接的，其应当承担共同侵权责任。当网络服务者以搜索框输入关键词的搜索方式向网络用户提供MP3搜索服务时，该行为是否构成侵犯信息网络传播权，具有较大争议。北京市高级人民法院最近的一份一审判决认为这种行为不构成侵犯信息网络传播权。

在浙江泛亚电子商务有限公司（简称泛亚公司）诉北京百度网讯科技有限公司(简称百度网讯公司)、百度在线网络技术（北京）有限公司（简称百度在线公司）侵犯著作权纠纷一案中，[28]泛亚公司对《你的选择》等351首歌曲享有词曲的著作财产权、表演者权中的财产权以及录音制作者权。公证书显示，在进入两被告经营的网站www.baidu.com后，点击MP3，在“百度搜索”栏中输入“你的选择”，搜索结果列表中显示180个搜索结果，并设歌曲名、歌手名、专辑名、试听、歌词、铃声、大小、格式、链接速度等显示项目及相关内容。点击“歌曲名”下方的“2你的选择”，跳出一个对话框，再选中“请点击此链接：”后面显示的链接地址“ http：//pic3.lxyes.com/hhhlx/bbs wap/myphoto/act3/20070331/13/23824552.mp3”,点击下拉菜单中的“目标另存为A”，跳出文件下载对话框，显示“获取文件信息：23824552.mp3来自pic3.lxyes.com”。以同样的方式可以在被告网站上获取到泛亚公司享有权利的上述351首歌曲。随后泛亚公司两次向被告发出公函，要求被告删除侵权作品。在第一次发出的9份公函中，每一份公函列明的侵权链接地址均不相同，共涉及351首歌曲中的103首歌曲，原告以链接列表的方式共提供了7007条网页搜索链接、1848条MP3搜索链接，要求被告对原告提供了著作权证书及词曲内容的音乐作品断开侵权网页及MP3地址的链接。百度网讯公司很快全部断开上述9份公函中所提出的涉及被控侵权的103首歌曲的网页搜索和MP3搜索中含有涉嫌侵权作品的第三方网站的具体链接地址。在第二次发出的律师公函中所附的《歌曲清单》中列明了歌曲名、词曲内容及作者、版权登记号，并附有演唱录音的光盘，但没有列明任何链接地址。原告主张，其在此前的“公函”中曾经列明了查找侵权作品网址的办法，故被告以此方法即可确定侵权作品的网址。

北京市高级人民法院认为，那些根据用户指令通过互联网提供自动搜索、链接服务，且对搜索、链接的信息不进行组织、筛选的网络服务提供者，对通过其系统或者网络的信息的监控能力有限；网络上信息数量庞大，且在不断变化、更新，故要求其逐条甄别信息、注意到信息的合法性是不可能的。通常情况下，提供自动搜索、链接功能的网络服务提供者不知道相关信息是否侵权。被告提供的是MP3搜索引擎服务，“试听”和“下载”涉案歌曲是通过将用户端链接到第三方网站并在第三方网站上进行的，一旦被链接的第三方网站删除其中任何文件或关闭服务器，用户将无法在百度网站页面上通过点击链接来获得第三方网站中的文件，百度网站的服务器上并未上载或储存被链接的涉案歌曲。因此，被告所提供的是定位和链接服务，并非信息网络传播行为，不构成对原告相关信息网络传播权的直接侵犯。通过在百度网站搜索框内输入歌曲名称的方式向用户提供MP3搜索引擎服务，百度网站为用户提供了多种可选择的服务，用户可以通过键入关键词的形式向服务提供者发出指令从而获得信息的方式自行选择其所要求的服务。被告接到用户的指令后根据用户的要求进行搜索，建立临时链接，其所搜索、链接的内容既可能是侵权的，也可以是公有领域的信息，或者是经权利人许可传播的不侵权的内容。显然，被告事先无法判断用户将键入什么关键词、要求提供什么服务。基于这种服务的技术、自动和被动等性质，即使被告施予其能力所及的注意，也难以知道其所提供服务涉及到的信息是否侵权。被告接到原告第一次通知后，已将通知中明确列明的针对涉案351首歌曲所在的第三方网站的具体MP3链接地址全部删除，符合《信息网络传播权保护条例》第二十三条规定的免责条件。原告第二种通知不符合《信息网络传播权保护条例》第十四条关于通知要件的要求，并且鉴于原告已经许可其他网站或者机构在互联网上传播涉案歌曲，且MP3搜索引擎的现有技术尚无法实现根据音频文件内容来进行搜索，只能基于关键词进行搜索，在此情况下，如果将原告主张权利的涉案351首歌曲按照歌曲名称进行屏蔽，可能会损害其他被许可人的合法权利；如果将歌曲名称作为关键词进行屏蔽或删除，亦可能损害他人的合法权利，出现删除或屏蔽错误的情形。因此，被告并不负有按照第一次通知中提示的查找侵权歌曲网址的办法确定第二次通知中侵权歌曲网址的义务。本案被告以搜索框输入关键词的搜索方式向网络用户提供MP3搜索服务未侵犯原告信息网络传播权。

29、关于网络服务商是否尽到审查义务的认定

信息网络传播权保护条例第二十三条的规定，网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据依法及时规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任。在司法实践中适用该规定的一个难点就是如何判定网络服务商的“明知或者应知”。

在刘建业诉新华网络有限公司（简称新华网）侵犯著作权纠纷一案中，[29]刘建业系历史小说《明清十大奇案》（简称《奇案》）的作者，其授权中图公司以中文平面形式印刷、出版、发行《奇案》，并将包括《奇案》作品数字形式的各项权利的专有使用权和再许可权授权给北京书生网络技术有限公司。中图公司随后交由中央编译出版社出版了该书。新华网在其网站“相期以书以书会友”栏目上刊载了《奇案》的内容简介、奇案一至七的目录及简介，大约两页篇幅；点击“奇案一：洪武丁丑科场冤案（1）”、“奇案七：康熙江南科场案（7）”，则进入新浪网的“新浪读书”栏目，浏览并下载相应章节的全文。刘建业与新华网沟通后，新华网及时删除了该链结。新浪网已为其在读书频道发布《奇案》中“奇案一至七”的行为赔偿了刘建业的经济损失。刘建业认为新华网的链结行为侵犯了其著作权并提起本案诉讼。一审法院认为新华网已尽到审查义务，判决驳回了刘建业的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，新华网在其网站上发布《奇案》的图书简介及“奇案一至七”的相关目录，网络用户点击该目录可以链接到新浪网的相关网页，进而浏览该部分内容，据此可以认定新华网提供了链接服务。新华网在建立涉案链接前，已经审查了中国恒业公司与中央编译出版社的出版合同、中央编译出版社授权新浪网连载《奇案》的授权书等文件。同时，基于中央编译出版社已出版了《奇案》正规出版物的事实，可以认定新华网对其链接行为已经尽到了审查义务，并不具有主观过错。在刘建业同新华网沟通后，新华网及时断开了涉案链接，并删除了其网站上的相关内容，故其不构成共同侵权，不应承担损害赔偿、赔礼道歉责任。北京市高级人民法院维持了原审判决。

四、其他知识产权案件审判的新发展

30、关于恶意诉讼构成的判定

恶意诉讼是近年来知识产权审判中遇到的新问题，而且多出在专利诉讼领域，这主要是因为我国外观设计及实用新型专利的授权无需经过实质审查，有人便利用该制度设计上的漏洞，故意将不符合实质授权条件的技术或设计申请专利并获得授权。专利权诉讼中的恶意诉讼就是指专利权人明知或应知其专利不符合实质授权条件，但仍出于不正当竞争或谋取诉讼经济利益等不当目的提起的侵权诉讼，因恶意诉讼给他人造成的损失应依法赔偿。判定是否属于恶意诉讼的关键是判定专利权人是否“明知或应知”，一般说来，专利权人将现有技术申请专利后出于不正当竞争等不当目的起诉他人侵权的，可能构成恶意诉讼。如果仅因专利权人自己的不当行为造成其专利在先公开并被依法宣告无效的，一般不宜认定为恶意诉讼。

在北京明日电器设备有限责任公司（简称北京明日公司）诉维纳尔（北京）电气系统有限公司（简称维纳尔公司）损害赔偿纠纷一案中，[30]维纳尔公司系 “NH固定式熔断器负荷隔离开关”、“母线式熔断器负荷隔离开关（400A）”、“母线式熔断器负荷隔离开关（630A）”和“条形熔断器负荷隔离开关”四项外观设计专利权人。维纳尔公司以北京明日公司侵犯其上述外观设计专利权为由，向原审法院提起诉讼。原审法院根据维纳尔公司的申请裁定冻结了北京明日公司的银行账户存款。北京明日公司在答辩期内就上述四项外观设计专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，并请求原审法院中止该案审理，原审法院于2005年6月15日裁定该案中止诉讼。专利复审委员会以上述四项外观设计专利均已被在先出版物公开为由，宣告其全部无效。维纳尔公司随后撤回了对北京明日公司的侵权诉讼，但北京明日公司在该诉讼中已经支付了律师费、无效宣告请求费及公证费等费用，并因其银行账户存款被冻结遭受了利息损失。北京明日公司认为维纳尔公司利用我国专利授权制度中对外观设计专利申请不进行实质审查的规定，在明知涉案专利不符合授权条件的情况下，提起诉讼影响原告的生产经营，其行为具有恶意并给原告造成了经济损失，故提起本案诉讼。一审法院认为维纳尔公司的行为不构成恶意诉讼，判决驳回北京明日公司的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，维纳尔公司的四项外观设计专利权最终被宣告无效的原因是其在专利申请前已经将与之相近似的产品在出版物上公开，并非是将他人的已有设计申请为外观设计专利，因此仅依据在先公开的事实和维纳尔公司应当了解专利法的推定尚不足以认定维纳尔公司申请专利的行为具有恶意。维纳尔公司提起诉讼所依据的是当时尚有效的四项外观设计专利权，因此其提起诉讼具有正当理由。在专利复审委员会宣告上述四项专利权全部无效后，维纳尔公司并未进一步提起诉讼，而是及时撤回了对北京明日公司的侵权指控。北京明日公司被冻结的银行账户存款也在维纳尔公司的外观设计专利权被宣告无效后的两个月到期，维纳尔公司也未申请继续冻结。综合考虑以上情况不能认定维纳尔公司对北京明日公司提起侵犯专利权诉讼的行为属于恶意诉讼，北京明日公司为其被指控侵犯专利权而支出的相关费用亦不应由维纳尔公司承担。北京市高级人民法院维持了一审判决。

二OO九年三月十日

联系人：刘晓军，北京市高级人民法院知识产权庭法官

通讯地址：北京市朝阳区建国门南大街10号北京市高级人民法院知识产权庭  100022  联系电话：010-85268445， e-mail:liuseeu@126.com

[1] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第222号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第81号行政判决书。

[2] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第519号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第589号行政判决书。

[3] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第718号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第293号行政判决书。

[4] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第251号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1450号行政判决书。

[5] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第260号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第56号行政判决书。

[6] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第46号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1286号行政判决书。

[7] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第378号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第854号行政判决书。

[8] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第164号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第12860号民事判决书。

[9] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第1号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第6753号民事判决书。

[10] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第1165号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2008）二中民初字第120号民事判决书。

[11] 见北京市高级人民法院(2004)高民初字第1472号民事判决书。

[12] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第446号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1338号行政判决书。

[13] 见北京市高级人民法院(2007)高行终字第548号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第597号行政判决书。

[14] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第561号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第438号行政判决书。

[15] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第15号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第817号行政判决书。

[16] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第55号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1317号行政判决书。

[17] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第53号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1318号行政判决书。

[18] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第716号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第628号行政判决书。

[19] 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第512号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第146号行政判决书。

[20] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第902号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第9625号民事判决书。

[21] 见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1684号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第11352号民事判决书。

[22] 见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1686号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第11351号民事判决书。

[23] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第114号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中民初字第4873号民事判决书。

[24] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第322号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第11593号民事判决书。

[25] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第325号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第1764号民事判决书。

[26] 见北京市高级人民法院(2006)高民终字第1483号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2006）一中民初字第7251号民事判决书。

[27] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第1198号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中民初字第1059号民事判决书。

[28] 见北京市高级人民法院(2007)高民初字第1201号民事判决书，该判决目前为未生效判决。

[29] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第1319号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中民初字第5810号民事判决书。

[30] 见北京市高级人民法院(2008)高民终字第163号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第15445号民事判决书。